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  • 智權部 曾景晃經理

授權後專利檢索報告

已更新:2023年12月4日


撰稿:智權部 曾景晃經理


如一般所知,新型專利通常是採取登記制(僅進行形式審查,不進行新穎性與進步性等專利要件之實質審查),故可快速取得新型專利證書的。然而,未經實質審查即可獲證的特點,讓新型專利普遍存在權利保護範圍過大的問題。


面對這個問題,在台灣,廠商基本上有兩種作法,一種是向智慧財產局申請「新型技術報告」,以確認權利保護範圍過大的請求項是否符合專利要件1,另一種是向智慧財產局提出舉發,以撤銷那些請求項。在中國,亦有「專利權評價報告」與「無效宣告」等二作法與之對應。這兩種作法有時並行有時擇一,端視需求決定。然而,在費用較低及取得結果速度較快的考量下,通過新型技術報告或專利權評價報告來確認權利保護範圍過大的新型專利是否符合專利要件,是比較經濟便捷的作法。


在取得上述報告之後,廠商可根據報告內容來判斷其預計生產的產品日後發生專利侵權的機率高低,以決定是否要繼續按計劃生產。例如,若報告指出目標新型專利缺乏新穎性,表示產品日後發生專利侵權的風險極低,可考慮直接生產。當然,如果報告內容指出目標新型專利不具新穎性或進步性等專利要件的話,也可基於報告中的引證資料與不符專利要件之理由提出舉發或請求無效宣告,以撤銷目標新型專利。


在台灣,新型技術報告是任何人都可以提出申請,但專利權評價報告在中國則否。

依中國專利法第66條第2項規定,只有專利權人、利害關係人、或者被控侵權人,才可以向中國國家知識產權局申請專利權評價報告。中國專利審查指南指出,「利害關係人」是指有權就專利侵權糾紛向人民法院起訴或者請求管理專利工作的部門處理的人,例如專利實施獨佔許可合同的被許可人和由專利權人授予起訴權的專利實施普通許可合同的被許可人。而且,就算廠商收到新型專利權人主張專利侵權的律師函,實務見解上仍不算是專利法上的被控侵權人或利害關係人,已向涉及侵權糾紛的新型專利提出無效宣告的請求人亦然


因此,當廠商針對中國市場進行專利檢索或客戶發現某新型專利的權利保護範圍過大而涵蓋了預計生產新產品,或是廠商收到新型專利權人主張專利侵權的律師函時,都將因為未符申請資格而無法申請專利權評價報告,從而無從利用該報告來客觀判斷來該某新型專利是否符合專利要件,並因此陷入難以決定繼續或停止生產產品的窘境。針對,我們推薦利用由中國國家知識產權局專利檢索咨詢中心(一級檢索單位)出具的授權後專利檢索報告作為上述判斷的客觀依據之一。


授權後專利檢索報告會列出中外文檢索關鍵詞及檢索到的專利前案,並根據專利前案對新型專利的請求項逐項作出新穎性與創造性(進步性)等專利要件的評述,及根據評述內容作出檢索結論,以告知各請求項是否符合專利要件。由於授權後專利檢索報告的形式與內容都類似於專利權評價報告,且跟專利權評價報告一樣都是官方出具的參考文件,因此,不具備「被控侵權人或利害關係人」資格的廠商,可多加利用它來客觀判斷涉及侵權糾紛的新型專利是否符合專利要件,以決定繼續或停止生產產品。


事實上,不限於新型專利,廠商亦可就自己檢索到或客戶發現到的中國發明專利或外觀設計專利,向上述專利檢索咨詢中心申請授權後專利檢索報告,以預先判斷專利侵權風險。如果報告內容已指出涉及侵權糾紛的專利權不符專利要件的話,廠商可考慮直接生產產品,日後一旦接到專利權人訴訟或警告,廠商也可以出示授權後專利檢索報告與對方進行協商或請求無效宣告。


此外,廠商也可以基於中國以外地區的專利向上述中國國家知識產權局專利檢索咨詢中心申請專利檢索報告,涉及外文的專利,需提交中文譯文或英文譯文(官方規費加倍)。還有,已申請或預備提出申請的專利案也可申請專利檢索報告。提出申請之後約12個工作日就可收到中國國家知識產權局專利檢索咨詢中心出具的專利檢索報告。

最後提供以下申請專利檢索報告的收費表(合計內含雜費)供各界參考:

專利種類

官費/件

服務費/件

合計/件

工作週期

發明

人民幣10,000

台幣10,000

台幣55,000

12個工作日

新型

人民幣5,000

台幣10,000

台幣35,000

12個工作日

設計

人民幣5,000

台幣10,000

台幣35,000

12個工作日


 

20230809-授權後檢索報告
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下載 PDF • 554KB

 

1 新型技術報告或專利權評價報告都不是行政決定或處分,沒有法律上的拘束力,僅屬參考性質,但報告的內容對相關單位而言仍有一定參考價值。例如在中國,專利權評價報告可協助法院判斷是否要中止訴訟審理。中國專利法第66條第2項也明確規定,針對新型專利侵權糾紛,人民法院或者管理專利工作的部門可利用專利權評價報告作為審理、處理這類糾紛的證據。此外,一些大型賣家在收到新型專利侵權通知時,通常會反向通知新型專利權人提供專利權評價報告。

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