撰稿：莊函諺 律師、陳國樟 主持律師
專利權人除可主張專利侵權行為之外，亦得主張民法之不當得利。惟返還不當得利之數額計算，本案（DVD-R光碟專利授權）歷次判決落差頗大（新台幣1050萬元＞>10億3950萬元>>4億988萬5447元)，各審級間就被告公司應返還金額之範圍與計算明顯有不同之見解，故本文將針對本件專利訴訟各級法院對於返還不當得利之數額計算進行解析。
[歷次判決]
智慧財產法院103年度民專訴字第38號判決
智慧財產法院105年度民專上字第24號判決
最高法院民事判決106年度台上字第2467號
智慧財產法院107年度民專上更(一)字第4號民事判決
【案情經過】
歷審法院皆認定專利權人A公司對被告公除可主張專利侵權行為外，亦得主張民法之不當得利。惟返還不當得利之數額計算，本案歷經一審判定新台幣1050萬元，至二審判定新台幣10億3950萬元，到最後更二審判定新台幣4億988萬5447元，各審級間就被告公司應返還金額之範圍與計算明顯有不同之見解，故本文將針對本件專利訴訟各級法院對於返還不當得利之數額計算進行解析。
判決重點：
一、專利侵權損害賠償和不當得利之返還請求競合
二、專利權人請求不當得利之利益計算方式
前情提要：
壹、專利侵權損害賠償與不當得利返還請求二者間競合，尚有爭議。
一、本件最高法院106年度台上字第2467號民事判決之理由摘錄
「專利權雖屬無體財產權，然於支配關係上近似於民法之物權，一旦專利權之支配關係受到破壞，隨著專利權之受損害，往往發生不正當財產損益之變動，而產生『專利侵權』與『不當得利』競合之情形。專利侵權之救濟方式，專利法第96條、第97條固定有明文，惟須以侵害人有故意、過失為要件，與不當得利之成立要件不同。專利權既亦屬財產權，而專利法並無排除民法不當得利適用之規定，基於財產法體系而論，專利權人自得依民法不當得利之法律關係主張其權利。」
二、按現行專利法第96條第2項規定「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」專利權人主張專利權受侵權人侵害時，必須侵權人具備故意或過失之主觀要件。部分學說認為[1]，如專利權人得依民法不當得利規定請求，恐有重複補償之虞及架空專利法關於侵權損害賠償之規範。惟目前實務上，倘若侵權人因不具侵權故意或過失，而不構成侵權[2]，或是專利權人主張損害賠償之時點罹於專利法所定損害賠償請求權時效時效，或是損害賠償數額之計算侵權人就成本及必要費用舉證後已無所得利益，致無法請求侵權行為之損害賠償時，因專利權既亦屬財產權，且專利法並無排除民法不當得利適用之規定。故實務上，多肯認專利權人可另依民法不當得利之法律關係主張其權利，本案亦採相同見解。
貳、各審法院對於本件被告是否成立侵權行為之認定
進入不當得利返還數額之計算之前，我們還要再告訴各位本件各審法院為何認為被告公司不成立侵權行為。當行為如構成多個請求權時，當事人得擇一請求，此即前段討論的爭議問題。而每個案件狀況不同，雖控對象被認定落入專利權範圍（即構成侵權），亦不當然不成立侵權行為，此時便需另外討論不當得利問題。以本件為例，一審法院和二審法院以後認定便不相同。
一、本件一審法院認定被告B公司成立侵權行為，同時該法院亦採被告公司抗辯本案侵權行為因時效消滅，及損害賠償數額計算時被告公司主張就成本及必要費用舉證後已無所得利益。惟按「損害賠償之義務人，因侵權行為受利益，致被害人受損害者，於前項時效完成後，仍應依關於不當得利之規定，返還其所受之利益於被害人。」、「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益」民法第197條第2項、第179條分別定有明文。故一審法院認定A公司得另依民法第197條2項等請求B公司返還此部分所受利益。
二、本件二審法院、更一審法院則是認定被告公司因不具故意或過失，故不成立侵權行為，但B公司仍係無法律上原因而受有利益，且與A公司所受損害間有因果關係，故A公司得依民法不當得利規定請求B公司返還利益。
本案爭點分析：
壹、本件專利權人請求不當得利之利益總額計算方式
一、本件最高法院106年度台上字第2467號民事判決針對前審判決提出以下問題：
以民國98年間所制定之包裹授權含系爭專利在內之授權合約，作為判斷本案92至101年間，無法律上原因實施系爭專利，應返還利益之唯一計算依據；
計算所得數額與被上訴人因上訴人未支付對價（授權金）即使用系爭專利而受之損害額，是否有所差異；
系爭專利對系爭產品之貢獻度，是否即與被上訴人上揭包裹式之授權金相當；及
本案有無違誠信原則而有權利失效之適用。
二、問題一：本件實際請求之計算期間乃自民國91年至102年年底，合理授權金應如何判斷。
二審法院：
以A公司於其請求期間即公開之民國98年之「DVD-R光碟專利授權合約」(下簡稱98年授權合約)作為計算依據。雖98年授權合約表面上符合前開最高法院民事判決「且關於應返還數額，應以返還義務成立時為計算標準」即係在原告主張受侵害的時間內。然而，本件A公司實際主張權利受侵害的期間近十年，且空白DVD-R光碟片之市價多年來一再下探。故最高法院認定以98年授權合約作為計算基礎，其代表性顯屬速斷。
更二審法院
審理程序中，A公司於提出共三份不同時期的包裹授權合約。最後，更二審法院以C合約最貼近本件A公司實際請求之期間，且由B公司之出廠價可知空白DVD-R光碟片市價確實驟降許多，且認B公司並無故意過失而不具惡意，認定本件應參照C合約之授權金應為合理。
三、問題二：計算本件專利不當得利之利益返還是否需要討論「貢獻度」？
二審法院
「查系爭產品確有實施請求項6已如前述，而本件係請求返還因無法律上原因而實施他人專利，致他人所減少收取之專利授權金，而非以產品之收益作為計算標準，故應與貢獻度無涉。亦即一旦無法律上之原因而實施他人專利，依據不當得利之法律關係，即應給付依既有授權合約所應給付之授權金。」即，二審法院認為系爭專利對於系爭侵權產品價值的貢獻度及系爭專利於包裹授權合約之比重皆無須討論。
最高法院指出
「…系爭產品有無使用系爭專利有關資訊，其功能不受影響，系爭專利對系爭產品之貢獻度極微等語，倘屬實在，上訴人因使用系爭專利所獲之利益，能否猶謂與被上訴人上揭包裹式之授權金相當，亦有疑義。」即，最高法院認為在不當得利金額之計算時不應該排除系爭專利對於系爭侵權產品價值的貢獻度。
對此，本件更二審法院在討論包裹式之授權金時，即將系爭專利於包裹授權合約之比重、系爭專利對系爭產品之貢獻度分別論之。
系爭專利在包裹授權合約之比重：
更二審法院所採的C合約，該合約內包裹授權共199個專利。依主要技術內容共可分為10個專利家族（patentfamily，指一個發明向多個國家或地區申請專利，這些國家或地區申請所得的專利的集合）。而系爭專利屬於A7家族，該家族有各國專利共61件。故該法院認定系爭專利於包裹授權合約之比重為(1/10)X(61/19.9)。
系爭專利對系爭產品之貢獻度部分：
即該法院採納B公司提出的專家意見，即將系爭產品之製造過程分為數個步驟，進一步考慮光碟片品質及消費者購買動機後予各步驟比重，即以個步驟遵循DVD-R規格，估算貢獻比例為8/14計算之。
四、綜上可知，目前司法實務乃肯定不當得利與侵權行為的競合。而依既有授權合約所應給付之授權金為計算不當得利之計算基礎，目前實務上仍認應考量包括系爭專利之貢獻度等因素。
貳、本文認為
關於不當利益之計算，是否應將專利貢獻度納入考量，仍應以個案判斷之。即如選擇以合理授權金為基準計算侵權行為之損害賠償或不當得利返還之金額時，參上述最高法院之見解，當不得逕以專利權人所受短收授權金之損害為判斷依據，然計算侵權人依其實施該專利，於客觀上所能獲致之實際利益為計算標準時，是否不論授權合約之性質一概將授權合約之專利數量或比重納入計算之方式或系爭專利對系爭產品之貢獻度，尚非無討論之空間。即：
一、在一般商業談判過程中，被授權方為取得某特定專利授權，故不論授權合約內含之其他專利是否為被授權方需要，經雙方同意將數個專利包裹式的一併納入包裹式授權合約內。此種包裹式授權合約自然與二以上不同專利共同授權合約之概念有別，而不應逕以授權合約內所含之專利數量比例作為計算標準。爰此，如以包裹式授權合約判斷合理權利金之基礎，當有探討包裹式授權合約中對於個別專利之權利金計算方式之必要。以本案為例，該合約內包裹授權共199個專利，依主要技術內容可分為10個專利家族，而系爭專利屬於A7家族，該家族有各國專利共61件，如使用單獨一專利或專利家族，該權利金之計算按理即應回歸合約內權利金條款，以計算侵權人擅自實施他人之專利財產權，所能獲得利益，應依其實施該專利，於客觀上所能獲致之實際利益為計算標準；若無特別約定，始有討論合約內專利之比重納入計算之必要性。
二、從而，系爭專利之合理權利金計算關係是否當然與系爭專利於包裹授權合約之比重為有關，本文認為不無討論的空間。雖授權合約內容多屬營業秘密且未對外公布，本文尚無法再往下探討之，但因本案被告公司對更一審判決提起上訴，或許未來可能還有機會繼續探討前述問題。至於。貢獻度的分析將於后另外介紹給大家。
[1] 有學者認為專利法所定之損害賠償請求及計算，已納入不當得利的概念，如允許專利權人依專利法請求損害賠償外，亦得另得依民法不當得利規定請求，恐有重複補償之虞及架空專利法關於侵權損害賠償之規範。
[2] 因專利產品上並未標示專利證書號等，故法院認定侵權人不具侵權故意或過失，不構成侵權(智慧財產法院104年度民專訴字第66號判決)。本案法院亦認定不當得利返還範圍時應討論專利貢獻度。