撰稿：智權部 吳宗霖專利師
國內某車燈大廠所製造、銷售的一款車燈，因外形與賓士汽車E系列W212車型所使用的頭燈相似，遭德國賓士跨海來台提告侵害其設計專利權（公告D128047號，下稱系爭專利）。2019年一審[1]判決被告敗訴，判賠3000萬元；2022年7月的二審[2]判決結果出爐，被告仍然吞敗，不過判賠金額降至1812萬餘元。二審判決過後，該國內大廠在8月15日再提出上訴，公司高層也出面籲政府要通過「維修免責條款」，吐露三審（審理中）若再敗訴則不排除出走的沉痛心聲，台灣年產值2200億元的AM（After Market）零組件外銷恐受到嚴重衝擊[3]。
車燈在使用日久磨損或受外力撞擊破裂時會有更換的需求。然而愈是名貴車種，其車燈造型愈是獨特、有設計感，能彰顯名車的價值，但同時原廠正品的價格也愈高昂，並非每個車主都能接受。因此有些車主會選擇價格較低的副廠產品，卻又想要維修後仍具備與原車相同的外觀。正所謂有需求就有市場，副廠便推出與原廠正品外觀非常相似的產品。但只要原廠正品有申請專利保護，副廠產品就幾乎難逃侵害專利權的追訴。
被控侵權方在面臨訴訟時，常見的防禦方法大致上有：
一、主張專利有應撤銷之事由；
二、產品未侵害專利權。
第一種方法是盡量找出與系爭專利相近的先前技術，嘗試論證系爭專利無效，則系爭產品自然無權可侵。第二種方法則是找出系爭產品與系爭專利之間的差異處，嘗試論證差異程度甚高，進而未落入專利權範圍。然而名車之所以高貴，部分原因在於其獨特的外觀設計，仿襲既有設計的可能性低，也就很難找到足以撤銷系爭專利的先前技藝。再者，基於前述副廠產品必須雷同於原廠正品的市場需求因素，則成立侵權的可能性極高。因此本件副廠車燈產品被控侵權的訴訟中，這兩種防禦方法基本上不太能奏效。
面臨前述窘境，通常被控侵權方就要尋求和解，甚至轉而洽談原廠授權，以期公司在訴訟之後還能有營利的空間。但賓士公司卻拒絕授權給該國內大廠，並執意提告。難道被告就這樣束手無策地放棄了嗎？這可是關乎鉅額賠償金的重要戰役，能爭取的權益還是要盡力去爭取。
我們來看看本件被告又另外提出了什麼防禦方法。
一、主張賓士公司之損害賠償請求權已罹於消滅時效
按民法第197條第1項規定：「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅，自有侵權行為時起，逾十年者亦同」。賓士公司於103年10月20日發函通知侵權情事，卻遲至106年3月9日始提起訴訟，則賓士公司的損害賠償請求權是否已罹於消滅時效？
法院認為賓士公司103年所發出的通知函，是通知被告在法蘭克福車展所提供的產品目錄中有疑似侵權的產品，其中賓士公司僅以照片判斷可能有侵權，但並未實際購入產品進行侵權比對，不能認定賓士公司已明確知悉被告侵權之事實。另該通知函上所載被侵害的客體是德國專利，並未包含我國的系爭專利，雖然這些德國專利其中有一件是系爭專利的優先權基礎案，但基於專利權的屬地主義，該通知函並不能證明賓士公司明確知悉被告在我國境內有侵害系爭專利權之行為，故不能以發函通知日期起算兩年的損害賠償請求權。
二、主張賓士公司違反誠信原則，構成專利權的濫用，併同影響交易秩序
事起於2003年，德國聯邦政府在討論改革新式樣設計註冊法草案的過程中，要求汽車製造商承諾不會妨礙零件市場的競爭，也不會應用該法去跟獨立的工廠及零件貿易商爭奪市場佔有率，最終該法沒有納入維修免責條款，而德國賓士公司也在該承諾公開後十餘年確實未對其他副廠行使專利權。此令被告對賓士公司不行使系爭專利權產生合理信賴而投資系爭產品的生產，如今卻違反其過去承諾對被告提告，顯然違反民法第148條的誠信原則，同時影響交易秩序而違反公平交易法第25條[4]之規定。
但法院認為前揭承諾是以德國汽車製造商產業協會之名義提出，並非賓士公司所提出，也不是針對侵害系爭專利權行為之承諾，該承諾僅能認為具有政治上意義，不具有拘束賓士公司的法律效力，況且該承諾是在德國提出，更沒有理由認為該承諾可以擴及到賓士公司在我國提起之本件專利侵權訴訟。因此被告無從主張其因德國汽車產業協會2003年發表之聲明，取得賓士公司不會行使系爭專利權之合理信賴基礎，進而賓士公司行使系爭專利權之行為並無影響交易秩序。
三、主張賓士公司以獨占事業阻礙競爭，且濫用市場地位
按公平交易法第9條第1、4款[5]是規範獨占事業濫用市場地位之行為，故應先界定賓士公司在「車燈維修市場」上是否為「獨占事業」。基於汽車的使用壽命較長，則汽車交易的「主市場」往往伴隨維修、保養服務及為遂行維修保養目的而衍生之零件交易等「後市場」，主市場與後市場應視為是單一的「相關市場」，或是應個別獨立地評估二者的市場競爭效果，須以事業是否具「市場力量」及能否遂行限制競爭行為判斷之。
法院認為採主、後市場連動理論為宜，亦即在主市場已有充分競爭的狀態下，後市場的鎖入效果（指由於維修用零件必須與主產品完全匹配，導致消費者沒有其他品牌的替代選擇）在競爭上並沒有實質意義，此時可以將主、後市場視為是同一相關市場。維修用零件與原本車型「必須配合」之特性不足以作為市場界定之方法的理由，在於車燈零件只要能與汽車本體結合即可，不以與原廠之外觀設計相同為必要；且消費者單純心理上期待或喜歡車燈零件必須與原廠的外觀相符，並不能做為「必須配合」之正當理由。
確定採用主、後市場連動理論後，法院基於統計資料顯示賓士汽車在國內的市占率只有6至8％，顯見我國汽車銷售主市場的競爭激烈，賓士公司在主市場不具有獨占之地位，則汽車銷售之主市場與伴隨的車燈維修之後市場應視為同一相關市場，連帶賓士公司在此相關市場中並不具有獨占地位，進而無成立公平交易法第9條第1、4款所列的獨占事業違法行為之餘地。
四、主張賓士公司無正當理由給予被告差別待遇以限制競爭
按公平交易法第20條第2款[6]是規範尚未達到獨占事業之門檻，惟仍具有相當之市場地位之事業，不當使用其市場力量之行為。賓士公司拒絕授權予被告實施專利權，卻授權其他副廠，並單獨對被告提告，被告認為賓士公司顯無正當理由給予差別待遇，使被告無法於市場上競爭。
但法院認為我國公平交易法實務上認為市場占有率須達15％，才算具有「相對市場優勢地位」之事業。基於前述法院已認定採用主、後市場連動理論，而賓士公司在汽車銷售的主市場中僅有6至8％的市占率，沒有達到具經濟規模的銷售量，故並非「相對市場優勢地位」之事業。此外，在一個高度競爭的相關市場中，專利權人授權與否是屬於私法自治、契約自由的範圍，法院並無介入之必要。專利權人依法取得排他實施權，但專利法並無課予專利權人必須授權他人實施之義務，賓士公司基於商業考量而不願授權，亦不構成「無正當理由，對他事業給予差別待遇」之行為。
被告更引數件歐盟案例[7]認為專利權人拒絕授權有可能構成濫用優勢市場地位的情形。然而這些案例中，歐洲法院認為，權利人拒絕授權本身並不當然構成濫用優勢地位，須看該授權之標的，對於特定市場競爭者是否為必要而不可或缺，若拒絕授權會阻礙新產品之出現，而影響消費者之特定需求時，則拒絕授權會構成濫用優勢市場地位之行為。法院認為系爭產品僅僅是在實施系爭專利，並沒有在系爭專利的基礎上另外有所創作，而產生另一新產品，且消費者單純的「期待」或「喜歡」不能作為維修零件之外觀必須與原廠相符之正當理由，故系爭專利的授權並不是「必要而不可或缺」。
五、爭執系爭專利對於系爭產品之貢獻度
被告主張以三種方式計算系爭專利的貢獻度：
系爭產品由總計將近90種零件組合而成，其中僅有10項涉及外觀可目視之零件，故貢獻度至多不超過九分之一。
系爭產品上除系爭專利外，至少尚有另外4項其他公司擁有的發明專利技術，故貢獻度應不超過五分之一。
消費者是因被告公司的優良技術與品質而選擇購買系爭產品，與系爭專利無關，若論被告公司於經濟層面在「產品銷售」及「企業商譽」之投入及占比，則系爭專利對系爭產品之利潤貢獻度最多應不超過三分之一。
法院認為專利的貢獻度應考量專利技術對於該產品整體所產生之效用增進、消費者之購買意願、市場一般交易情形等因素決定之，而非僅以某產品上使用多少數量之專利，直接按專利數量之比例分配。換言之，法院在計算專利貢獻度時應做綜合考量，而非當做單純的數學問題處理。然而被告就其所提出有利於己的計算方式，均未提出客觀、合理並具有說服力之論據，故不被法院採信。
六、主張損害賠償之計算基礎應扣除成本及費用
遭訴產品被判定侵權之後，則進入賠償金額的計算。賓士公司請求依專利法第97條第1項第2款「依侵害人因侵害行為所得之利益」規定計算損害賠償。經被告陳報銷售紀錄表顯示金額為23,162,107元，一審時法院以被告之侵權行為至少存在即使侵權也不違反其本意之未必故意為由，酌定損害額以上的懲罰性損害賠償，即3000萬元。然而在二審時，被告舉證提出製造模具及認證等成本，主張須從銷售額中扣除成本及費用始為其所得利益，經法院認可該成本為11,079,921元，則扣除後的所得利益為12,082,186元，然而法院又酌予1.5倍的懲罰性損害賠償，即1812萬餘元，相較於一審判賠金額有所降低。
這件判決又讓國內爭論已久的「維修免責條款」立法問題再度引起重視，業界要求盡快通過立法以保住飯碗，而政府方面亦基於AM（After Market）零組件年產值達2200億元的經濟規模，不得不慎重考慮。然而此「維修免責條款」的本質與專利權的保護初衷是根本上的衝突，是否要通過立法，不是法理上的對錯問題，而是政府在政策方向上的選擇。被告的國內車燈大廠雖揚言三審如再敗訴就不排除出走，但我們期待此事激起社會上更多討論，共同研擬我國智慧財產權的發展走向。
【文章下載】
[1] 智慧財產法院106年度民專訴字第34號民事判決
[2] 智慧財產及商業法院108年度民專上字第43號民事判決
[3] https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3996099
[4] 公平交易法第25條規定：「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為」
[5] 公平交易法第9條第1款、第4款規定：「獨占之事業，不得有下列行為：一、以不公平之方法，直接或間接阻礙他事業參與競爭…四、其他濫用市場地位之行為」
[6] 公平交易法第20條第2款規定：「有下列各款行為之一，而有限制競爭之虞者，事業不得為之…二、無正當理由，對他事業給予差別待遇之行為」
[7] 包括1995年Magill案、1997年Ladbroke案、2004年IMS案