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【美國】專利訴訟 - 禁制令 (Injunction) 的核發


【美國】專利訴訟 - 禁制令 (Injunction) 的核發

35 U.S.C. 283 Injunction.


The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.


根據美國專利法第283條的規定,為防止專利的任何權益受到損害,法院可以在合理情況下依據衡平原則核發禁制令。禁制令分為臨時禁制令(Preliminary Injunction)以及永久禁制令(Permanent Injunction)兩種。


一、臨時禁制令(Preliminary Injunction)


專利權人在提起專利訴訟之後,即可同時向法院請求核發臨時禁制令,暫時禁止被控侵權產品繼續於市面上販售,以避免在法院尚未做出最後判決之前,因被控侵權產品的繼續販售,使得其專利權受到的損害擴大。雖然,臨時禁制令的法律效力僅持續到法院作出判決為止,但是對於被控侵權產品,特別是生命週期較短的消費性電子產品(例如:手機)而言,卻是十分地具有殺傷力。


法院對於專利權人所提出的臨時禁制令請求,並非一味地照單全收,而是需從多方進行衡量,對於符合條件的案例才會發出臨時禁制令,以下係就美國專利訴訟中,臨時禁制令的核發,做進一步的探討。


1. 臨時禁制令的要件


法院在收到臨時禁制令的請求之後,會根據雙方提供的資料,對以下四點要件進行評估,以決定是否核發臨時禁制令:


Ø 其訴訟是否有合理勝訴之可能 (Likelihood of Success)


評估專利權人的專利權之有效性,並且評估被控侵權之產品是否確實落入專利權範圍內,然後根據評估結果衡量專利權人勝訴的可能性高低,若專利權人勝訴的可能性較高,則符合此要件。


Ø 是否造成無可彌補的損害 (Irreparable Harm)


評估若不核發禁制令,是否會對專利權人造成無可彌補的損害,例如:市場占有率的下滑、對產品形象的影響…等等損害,這些損害即使專利權人最後勝訴也無法回復。若評估結果認為不核發禁制令會對專利權人造成無可彌補的損害,則符合此要件。


Ø 利益平衡原則 (Balance of Hardships)


衡量專利權人(原告)受到的損害,是否大於禁制令加諸被控侵權產品(被告)後,被告所受到的損害,若衡量結果認為專利權人受到的損害確實大於禁制令加諸被告而造成之損害,則符合此原則。


Ø 是否符合公眾利益 (Public Interest)


衡量頒布禁制令後,公眾利益是否會受到損害,換言之,本原則即是在判定禁制令加諸於被控侵權之產品後,是否會因缺乏該產品,對公眾造成影響。


2. 案例探討 - Apple Inc. v. Samsung Elecs. Co


背景:蘋果公司在2011年4月15日向美國北加州地方法院對三星提起訴訟,指控三星的智慧型手機(Galaxy S 4G、Infuse 4G)侵害其美國設計第593,087號(簡稱‘087專利)、618,677號專利(簡稱‘677專利),以及三星的平板電腦(Galaxy Tab 10.1)侵害其美國設計第504,889號專利(簡稱‘889專利),並請求法院對被控侵權產品頒布臨時禁制令。其中,‘087及‘677專利係可大致對應到蘋果公司的iPhone產品;‘889專利則對應到蘋果公司的iPad產品。


目前,歷經地方法院(District Court)、聯邦巡迴上訴法院(CAFC)的審理,在智慧型手機的方面,蘋果公司並未能成功取得臨時禁制令;而在平板電腦的部分,於2012年6月地方法院批准了蘋果公司對三星Galaxy Tab 10.1的臨時禁制令。以下簡介審理過程中,地方法院及巡迴上訴法院對於上述專利是否符合臨時禁制令核發要件的看法。


A. 地方法院(District Court)


(1) ‘087、‘677專利 (智慧型手機)


在地方法院一審時,法官雖然認為蘋果公司所指控的三星產品確實與‘087、‘677專利構成近似而可能構成侵權,但‘087專利存在有專利無效的問題,不符合上述核發臨時禁制令的要件中的合理勝訴之可能的要件。而對於‘677專利,雖然專利有效,但蘋果公司未能舉證其因三星侵權之行為,而造成其市場佔有率及客戶流失的因果關係,而不符合上述核發臨時禁制令的要件中的構成不可回復的損害之要件。


其中,針對蘋果未能建立因三星產品而構成不可回復損害的因果關係的部分,法院主要是根據以下的理由做出認定:


Ø 消費者在選擇購買智慧型手機時,並非以設計作為唯一的考量


三星在訴訟中提出反證指出,即使設計可能是消費者購買智慧型手機的一項因素,但仍有很大部分可能是基於其他因素,例如:功能…等等的不同因素。最後地方法院採信三星的說法,認為設計並不足以完全主宰消費者購買的意願。


Ø 蘋果公司在提出請求臨時禁制令的時機有所延誤


蘋果公司在2007年就開始宣稱三星仿冒其設計,卻直到2011年7月才正式提出核發臨時禁制令的請求,這段延誤期間即足以證明蘋果公司並未因三星的侵權產品而受到不可回復之損害。


Ø 智慧型手機的品牌林立,對三星發出禁制令對蘋果公司而言不一定能挽回消費者及銷售量


雖然蘋果公司與三星之間有直接的競爭關係,然而市面上仍存在其他智慧型手機的競爭品牌,即使沒有三星被控侵權的手機產品在市面上販賣,消費者仍不見得會選擇蘋果公司的產品,故無法證明蘋果公司因三星的侵權受到不可回復之損害。


除了上述的原因之外,地方法院還考量到臨時禁制令對雙方利益的平衡的因素。詳而言之,由於智慧型手機的品牌林立,蘋果公司除了三星之外還有NOKIA、HTC、SONY…的競爭品牌,因此,若頒布臨時禁制令禁止三星被控侵權的智慧型手機產品的銷售,並不代表蘋果公司可以挽回消費者及銷售量,因為消費者仍可能從智慧型手機林立的品牌中選擇其他品牌而非蘋果的智慧型手機。所以,法院因此認定核發初步禁制令對三星造成的傷害將遠大於對蘋果公司從中可取回的利益,故在利益平衡原則的要件上,是偏向對三星有利的。


基於上述的考量,地方法院拒絕了蘋果公司要求對三星被控侵權的智慧型手機產品核發臨時禁制令的要求。


(2) ‘889專利 (平板電腦)


在地方法院一審時,法官雖然認同蘋果公司所指控的三星產品確實與‘889專利構成近似而可能構成侵權。此外,平板電腦是一種寡占市場的產品,換言之,市面上的平板電腦的主要兩大品牌即為蘋果與三星,且對平板電腦而言,外觀設計是購買的主要考量,因此法院認同蘋果公司在平板電腦的部分確實因三星的侵權產品受到不可回復的損害。


然而,最後地方法院卻以‘889專利存在有專利無效的問題,不符合上述核發臨時禁制令的要件中的合理勝訴之可能的要件為由,駁回了蘋果公司要求對三星被控侵權的平板電腦產品核發臨時禁制令的要求。


(3) 判決結果


綜上,地方法院認為蘋果公司上述三件專利均未能達到核發臨時禁制令的四個要件的標準,而於2011年12月2日判決蘋果公司敗訴,蘋果公司不服此判決,在2011年12月7日向聯邦巡迴上述法院(CAFC)提起上訴。


B. 聯邦巡迴上訴法院(CAFC)


(1) ‘087、‘677專利 (智慧型手機)


CAFC在二審時,推翻了一審地方法院認定‘087專利的專利無效是看法,而認定‘087專利有效。


然而,對於地方法院認定蘋果公司未能證明三星產品侵害其專利權與不可回復之損害之間的因果關係的部分,CAFC認為地方法院要求蘋果公司以證據證明三星的侵權產品與其不可回復之損害之間的因果關係的做法是正確的,因為如果消費者是因為與專利相關的設計以外的原因而購買產品,則禁止三星被控侵權的產品銷售並不代表可以回復蘋果公司的損害。換言之,因為蘋果公司無法舉證其銷售量的流失與三星被控侵權的產品之間有何因果關係,未能建立不可回復損害的可能性,無法滿足其應負擔的舉證責任,故,CAFC在這個部分最後是維持與地方法院同樣的看法。


因此,即使CAFC認定蘋果公司的‘087、‘677專利均為有效專利,且三星被控侵權產品確實有侵權的可能性,但由於蘋果公司仍未能建立其受到不可回復之損害與三星被控侵權產品之間的因果關係,故仍拒絕對三星被控的智慧型手機產品發出臨時禁制令。


(2) ‘889專利 (平板電腦)


同樣地,CAFC在二審時也推翻了一審地方法院認定‘889專利專利是無效的判決,而認定‘889專利為有效的專利。並且,CAFC肯定地方法院已正確衡量蘋果公司證明其因三星的平板電腦的銷售而使其遭受不可回復之損害的相關因素。


(3) 判決結果


綜上,CAFC維持一審對‘087及‘667專利拒絕核發臨時禁制令的判決,但駁回了一審對‘889專利拒絕核發臨時禁制令的判決並發回地方法院更審,並附帶命令可頒布對三星被控侵害‘889專利之產品的臨時禁制令。


於2012年6月,地方法院批准了蘋果公司禁止三星平板電腦Galaxy Tab 10.1在美國銷售的臨時禁制令。


二、 永久禁制令 (Permanent Injunction)


在法院作出最終判決之後,若確定原告(專利權人)的專利有效且被告被控侵權事實成立,原告(專利權人)則可向法院提出申請核發永久禁制令,以阻止被告繼續侵權的行為。


一般來說,在確定原告勝訴的情形下,由於專利權是一種具有排他權力的私有財產權,法院依照一般原則(general rule)即推定專利權人受到不可回復的損害,且該損害通常是金錢無法彌補的,例如:商譽之損害…等等,因此除非在少數核發永久禁制令會與其他公共利益發生抵觸的情況下,不然法院鮮少拒絕核發永久禁制令。然而,由於專利權演變至今,某些特殊的情況,例如:專利蟑螂的存在…等等,使得在某些案例中,專利權僅僅是專利權人收取高額權利金的籌碼,而並非真正想將該專利權實施在市場上。因此,仍有法院拒絕核發永久禁制令的案例存在。以下係就美國專利訴訟中,永久禁制令的核發,做進一步的探討。


1. 永久禁制令的要件


原告申請永久禁制令的請求的同時,必須舉證其滿足衡平原則之四要件檢測(four-factor test),法院在收到請求後,會評估是否符合衡平原則,以決定是否核發永久禁制令。衡平原則之四要件如下:


Ø 專利權人是否遭受不可回復之損害 (it has suffered an irreparable injury)


由於被告的侵權行為,原告(專利權人)的專利權受到損害,且該損害是無法回復的,只要專利有效且侵權確定,大部分都符合此要件。然而,對於實際上未實施的專利權,即使專利有效且侵權確定,是否符合此點要件,仍存有爭議。


Ø 法律上提供之救濟方式不足以彌補該損害 (remedies available at law are inadequate to compensate for that injury)


被告所造成的損害,以法律上規定的救濟方式,例如:金錢賠償…等,均不足以彌補原告因專利權被侵害所造成的損失,例如:市場占有率的下滑、公司形象的受損…等等。


Ø 在衡量原告與被告雙方損益後,衡平救濟是正當的 (considering the balance of hardships between the plaintiff and the defendant, a remedy in equity is warranted)


衡量原告(專利權人)受到的損害,以及被告因侵權行為的獲利,決定是否須以永久禁制令的方式對原告進行衡平救濟。


Ø 核發永久禁制令不會損及公共利益 (the public interest would not be disserved by a permanent injunction)。


衡量頒布永久禁制令後,公眾利益是否會受到損害。


2. 案例探討 – eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C.


背景:本案被告為eBay以及其子公司Half.com,本案原告MercExchange, L.L.C.是一專利事業體,俗稱專利蟑螂(或稱專利地痞Patent Troll,指本身並不實際生產或使用其所擁有的專利,專門藉由提起專利侵權訴訟來取得高額的專利授權金維生),其擁有一項線上拍賣的商業方法專利(Buy it now),並已成功授權給其他網站。eBay在其網站上確實使用了MercExchange, L.L.C.上述的專利,雙方並持續地進行專利授權的談判,但最終的結果並未能達成協議。隨後,MercExchange, L.L.C.即以eBay及Half.com侵害該專利權為由,對eBay及Half.com提起專利侵權訴訟。本案經由陪審團判定MercExchange, L.L.C.的專利有效,且eBay及Half.com確實侵害該專利(Buy it now),應負擔損害賠償。原告MercExchange, L.L.C.接著便根據此判決結果,向法院提出對eBay及Half.com核發永久禁制令的請求。


MercExchange, L.L.C.提出的請求歷經一審地方法院及二審聯邦巡迴上訴法院的審理,最高法院於2006年做出了重要的判決,確立了永久禁制令的核發必須回歸前面所提之「衡平原則之四要件」,並指出一審地方法院與二審最高法院在引用衡平原則之四要件時,分別有其不當之處,故撤銷了二審聯邦巡迴法院的判決將案件重新發回地方法院審理。最後,地方法院於2007年再次審理後,拒絕了MercExchange, L.L.C.提出的永久禁制令請求。而之後在2008年,原告與被告宣布達成和解。


以下係分別敘述地方法院、聯邦巡迴上訴法院,以及最高法院對於該案所請求核發永久禁制令之見解。


A. 地方法院 (District Court)

地方法院在一審判斷原告是否符合上述的「衡平原則之四要件」時,根據以下的原因,認定原告並不符合上述「衡平原則之四要件」的要件,拒絕了原告MercExchange, L.L.C.要求對被告核發永久禁制令的請求。


Ø 原告並不會因為不核發永久禁制令而受到不可回復的損害


地方法院認為,專利權人是否有實施其專利權,是判斷是否造成不可回復的損害的一個重要因素,而考量到原告MercExchange, L.L.C.實際上並沒有實施該專利僅是授權給他人,即足以證明原告並不會因此而受到不可回復的損害。除此之外,地方法院更引用原告MercExchange, L.L.C.律師所強調的,MercExchange, L.L.C.行使其專利權的目的在於賠償金而不是要使被告退出市場,而更加認定若不核發永久禁制令並不會對原告MercExchange, L.L.C.造成不可回復之損害。


Ø 法律上之救濟方式以足以彌補原告的損害


在本案當中,地方法院認為原告MercExchange, L.L.C.最主要的目的在於賠償金,而金錢是屬於法律上的救濟方式之一。換言之,金錢即可以滿足原告的主要目的,也就是法律上規定的救濟方式就已足以彌補原告的損害,而不需要永久禁制令的救濟。


Ø 衡量原告與被告雙方損益,以及公眾利益的損失


由於原告MercExchange, L.L.C.實際上並沒有實施該專利僅是授權給他人使用,地方法院在交叉考量核發永久禁制令對專利權人的保障,以及拒絕核發永久禁制令以保護公眾對此專利中專利權人未實施的商業方法中所獲得的利益之後(亦可被視為被告實施而侵權的部分),認為原告與被告雙方的損益衡平結果是有利於被告這邊的。


B. 聯邦巡迴上訴法院 (CAFC)

在雙方上訴到CAFC之後,針對地方法院一審時拒絕原告MercExchange, L.L.C.要求對被告核發永久禁制令的部分,CAFC認為是不恰當的作為。


針對是否核發永久禁制令的部分,CAFC認為應該採行所謂的一般原則(general rule),也就是一但原告的專利的有效性以及被告的侵權事實確定,即應該核發永久禁制令,僅有一些罕見的狀況,法院才會拒絕發給永久禁制令。而地方法院一審時所認定原告MercExchange, L.L.C.的該些理由均並不具有說服力。


因此,CAFC駁回了地方法院拒絕核發永久禁制令的判決。


C. 最高法院 (Supreme Court)

本案上述到最高法院之後,最高法院於2006年對本案做出判決,在判決當中指出,地方法院及聯邦巡迴上訴法院對於永久禁制令的見解,均沒有正確地考量「衡平原則之四要件」,強調在個案狀況下判斷是否應核發永久禁制令時,不應創造出某種拒絕永久禁制令的類型,例如:未真正用以商業實施之專利則不應發給永久禁制令,而是應該確實根據前述的「衡平原則之四要件」進行檢測。


針對地方法院的判決,最高法院認為其過度的擴大了「衡平原則之四要件」的內涵,特別是對於認為「由於專利權人(原告)並未實施其專利」且「專利權人(原告)有意願授權其專利」則認定不核發永久禁制令也不會對專利權人造成不可回復之損害的部分,最高法院指出,許多學者或獨立發明家均擁有專利,但缺乏可自行實施專利的資金而願意授權他人使用,最高法院並不認為這種類型的專利權人屬於不可申請核發永久禁制令的類型。


而針對聯邦巡迴上訴法院根據「一般原則」,在判定原告專利有效且被告侵權之後,即推定有可核發永久禁制令的判決,最高法院也指出其不當之處。進一步言之,最高法院認為聯邦上訴法院認為除了在罕見的特殊情況下,才能拒絕核發永久禁制令的看法是錯誤的,認為還是應該回復到「衡平原則之四要件」的檢測方式。


綜上,最高法院撤銷了聯邦巡迴上訴法院的判決,並將本案發回到地方法院,請地方法院重新依據「衡平原則之四要件」進行考量,但最高法院對於本案是否可核發永久禁制令並無定見,並指出決定權應屬於地方法院的衡平裁量權。


除此之外,最高法院雖然作出上述的一致判決,但在部分理論上,各法官卻仍持有不同的意見,故分別以Robert法官以及Kennedy法官為首,撰寫出兩份不同的協同意見書。其中,Kennedy法官的協同意見書在後續的永久禁制令的判決,產生了重要的影響。詳而言之,Kennedy法官在協同意見書中提到,現今的專利權與過去的專利權之運用方式不盡相同,過去大部分的專利權是被公司用來生產產品,然而現今卻有部份的專利權只是被公司作為用來取得授權金的籌碼而已(並未真正被實施),因此,對於現今這種以取得授權金為目的的公司而言,金錢的賠償已足夠彌補其被侵權的損失,若核發永久禁制令反而有可能造成公眾利益的損失。整體而言,Kennedy法官這樣的看法,倒是與本案地方法院拒絕發給永久禁制令的背後原因十分近似。也因為此份協同意見書,後續的永久禁制令的判決中,能否證明原告是否受到不可回復之損害,似乎已經完全取決於原告與被告之間是否有市場競爭,進而也成為能否取得永久禁制令的必要條件之一。


三、小結

從上述對於臨時禁制令及永久禁制令的說明可以看出,近年來美國專利訴訟中關於禁制令的核發,不論是臨時禁制令或是永久禁制令,均須經過嚴謹的衡平原則的要件來檢驗,法院現在不但不會輕易地發出臨時禁制令,甚至對於以往只要確定專利有效且侵權行為成立即可發出的永久禁制令,其發出的比例也大幅降低。由此可看出,禁制令已不再是獨屬於專利權人的優勢了,相反地,專利權人須具備十分充足的理由及證據,才能說服法院發出禁制令。其實,不論是臨時禁制令或是永久禁制令,對被施以禁制令的產品而言,殺傷力都是十分強大的,其所損失的不止是金錢的收入,更會造成使用者的流失,甚至在某些狀況會造成公眾利益的受損,所以法院在判斷是否要核發禁制令的考量上,不可以不慎重行事。因此,目前的做法,將使得被控侵權者與專利權人站在較為平等的立場來檢視之間的爭議,確實有利於專利權在公平正義方面的發展。


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