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【台灣】非登記,專利專屬被授權人不得對抗侵權第三人?


【台灣】非登記,專利專屬被授權人不得對抗侵權第三人?

(法商安萬特&賽諾菲vs. 臺灣東洋藥品工業,智財法院 2010)

裁判字號: 98,民專訴,95

判決日期:2010/11/2

爭議標的:「侵害專利權有關財產權爭議」等


一、前言

本案之一原告甲為法商安萬特醫藥安萬特公司,其為系爭專利之專利權人,另一原告乙是其關係企業賽諾菲安萬特公司,原告乙主張其為系爭專利專屬被授權人,但未向主管機關登記。原告甲乙兩人宣稱被告臺灣東洋藥品明知系爭專利之存在,竟以疑似侵權產品,向衛生署申請查驗登記並取得製造許可證。


二、原告主張

原告甲乙兩人主張被告之某注射劑之仿單記載,具有系爭專利申請專利範圍之所有技術特徵,故侵害其專利權,必須賠償損失。


三、被告主張

(1). 原告乙(被授權人)沒有資格要求損害賠償

被告主張藥品許可證不限於藥品之「專屬被授權人」始得申請,同一藥品可由二個以上不同之藥商申請藥品許可證。因此,原告乙雖為該某注射劑之藥品許可證申請人,亦不得推論其為「專屬被授權人」。且依中華民國專利檢索系統資料顯示,系爭專利無任何授權紀錄。再者,原告乙迄未提出任何證據證明其確為系爭專利之專屬被授權人,因此被告乙不得享有專利法第84條第1 項及第2 項之排除侵害及損害賠償等請求權。


(2). 原告甲(專利權人)已將專利專屬授權予他人,不得再要求損害賠償

依智財法院97年度民專訴字第47號判決意旨:「如專利權人已將其專利專屬授權予他人,即不得再行使其專利並主張損害賠償請求權。」因此,如原告甲已將系爭專利專屬授權予原告乙,則不論被告是否有侵害系爭專利,依上述判決見解,原告甲已不得再請求損害賠償。倘若原告甲係以無償方式進行專屬授權,更難謂其將因被告有何實施其專利之行為而受損害。


四、智財法院之心證

法院對被告主張專屬授權人得否請求損害賠償以及專利法第59條登記對抗效力之範圍,作出以下說明:


(1). 專屬授權人亦得請求賠償損害

按發明專利權受侵害時,專利權人得請求賠償損害,並得請求排除其侵害,有侵害之虞者,得請求防止之。專屬被授權人亦得為前項請求。但契約另有約定者,從其約定。專利法第84條第1、2項定有明文。專利權之授與與讓與不同,專利權之受讓人,在其受讓範圍內為專利權人,而專利權之被授權人,僅於專利權讓與之範圍,得實施專利權,專利權人仍為專利權之主體。從而,在專屬授權之場合,除授權契約另有約定外,專利權人與專屬被授權人各得向侵權行為人請求其所受之損害賠償(司法院98年度智慧財產法律座談會第15號決議參照)。惟上開專利法規定仍屬民事損害賠償制度之範疇,基於損害賠償制度乃在於填補被害人之損害,而非更予利益之法理,苟專利權人與專屬被授權人並無受損害,即不得請求賠償。


(2). 何謂專利法第59條中非經登記不得對抗之第三人?

專利法第59條:「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權,非經向專利專責機關登記,不得對抗第三人。」所稱非經登記不得對抗第三人,係指當事人間就有關專利權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執時,始有其適用,而非不得對抗任何第三人。


蓋專利權為無體財產權,具有準物權性,無法依動產物權交付,故依不動產物權採登記之公示方法,並採登記對抗主義。而所謂對抗者,係指各種不同權利間,因權利具體行使時發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象,以登記為判斷權利歸屬之標準。就專利權而言,就權利重複讓與、讓與與信託、信託與設質、讓與與授權、信託與授權等不同法律行為與權利變動間,均可能發生對抗之問題,故專利法第59條規定旨在保護交易行為之第三人,而非侵權行為人。職是,被告為本件被控侵權行為人,並非就有關專利權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執,即非屬交易行為第三人,自無專利法第59條所稱非經登記不得對抗第三人規定之適用。


綜上所述,本件原告甲乙二人均自認原告甲將系爭專利專屬授權予原告乙公司實施,其雖未提出專屬授權契約,惟從原告乙已向行政院衛生署聲請取得系爭專利之藥證,應可信自認與事實相符,其雖未向經濟部智慧財產局辦理授權登記,惟依上述,被告為本件被控侵權行為人,並非就有關專利權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執,即非屬交易行為第三人,自無專利法第59條所稱非經登記不得對抗第三人規定之適用。

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