於接獲美國專利商標局(USPTO)最終核駁審定(FOA)後,申請人提出的答辯必須符合美國專利法施行細則(37 CFR 1.116)規定才有機會說服審查委員。典型地,如果申請人企圖以修正專利範圍來克服最終核駁理由,除非所修正的專利範圍是相同或小於審查委員建議的專利範圍,否則很難獲得審查委員認同並納入考量而難以獲准。為求穩妥,,通常會建議採取「FOA答辯同時加提繼續審查請求(RCE)」之答辯策略,以克服最終核駁理由,爭取專利核准,與一般的FOA答辯不同的是,採取前述答辯策略的申請人必需繳納RCE規費。
由於申請人採取「FOA答辯同時加提繼續審查請求(RCE)」的情況非常頻繁, 導致USPTO RCE的積案問題日益嚴重,USPTO自2012年起已進行AFCP的初次試辦計畫,意圖在RCE的選擇之外提供申請人另一可行途徑,使審查委員與申請人能透過額外的快速審理與面詢方式共同協力解決申請案。之後,並訂有最終核駁後審理答辯策略指導原則[1](AFCP 2.0),目前所實施的AFCP 2.0即為2012年所實施的AFCP改良版,預訂於2014年9月30日結束此試辦計畫。
申請人申請參與AFCP 2.0計畫,必須符合下述條件[2]:
一、 申請案已作成最終核駁;
二、 提交PTO/SB/434表格,示明為提交AFCP 2.0申請並請求依據AFCP 2.0審理;
三、 依據37 CFR 1.116提出答辯,答辯內容需修正至少一獨立請求項,且不能擴大該獨立請求項在任何方面的範圍;
四、 申請人必須聲明同意且能夠參與任何審查委員邀約關於答辯議題的面詢(interview);
五、 參與AFCP2.0計畫雖免申請規費,申請人仍須負擔其他必要的費用,如檢索、審理及面詢超出USPTO所定時間(檢索及審理合計不超過3小時,面詢不超過1小時)的超時費用、延期費、額外請求項費用等。
六、 所有AFCP 2.0相關程序及文件資料皆必須USPTO’s Electronic Filing System-Web(EFS–Web)的模式以電子送件方式傳遞。
原先作成FOA的審查委員在接獲申請人根據AFCP 2.0所提出的申請時(下稱AFCP申請),會先依據37 CFR 1.116規定進行形式審查,評估申請人所提的修正內容,再決定受理與否。若判斷無法在USPTO規定的時數內完成檢索與審理,審查委員即寄發建議處分書(Advisory Action),通知申請人不受理AFCP申請。
若審查委員受理AFCP申請,即會快速進行審查,並主動告知申請人審查結果,若予以核准,會發出核准通知(Notice of Allowance)給申請人,若仍維持核駁,審查委員會明示其新的引證及/或心證,建議申請人放棄或應如何修正請求項才可獲准的作法。無論申請人是否願意接受審查委員的建議,申請人均可獲得與審查委員面詢溝通的機會(Interview),並能快速理解審查委員的意圖,藉以評估申請案獲准之可能性。
另外,申請人也可在審查委員的審查意見出爐後,選擇婉拒 (decline) AFCP 2.0計畫,使申請案再回到一般RCE答辯途徑。但有可能因為延長回應時間而有延期費用。
總而言之,USPTO的AFCP 2.0計畫提供審查委員額外的考量時間,亦提供申請人一次額外且無申請規費負擔的答辯與面詢機會,申請人可選擇與審查委員合作終結申請案,亦可事後再婉拒 (decline) AFCP 2.0計畫使申請案重回一般答辯程序,此AFCP 2.0計畫應可提供申請人進可攻退可守的機會,申請人應該多加利用。
[1] USPTO依據美國專利法施行細則37 CFR 1.116(b)規定及AFCP 2.0計畫,制訂最終核駁後審理答辯策略指導原則: Guidelines for Consideration of Responses After Final Rejection under 37 CFR 1.116(b) under the After Final Consideration Pilot 2.0 (AFCP
2.0)。 http://www.uspto.gov/patents/init_events/afcp_guidelines.pdf。
[2] 聯邦紀事: Federal Register /Vol. 78, No. 96 / Friday, May 17, 2013 /Notices
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-05-17/pdf/2013-11870.pdf。
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