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【美國】CFAC最新判決給予USPTO的改革法案一線新的曙光


美國專利商標局(USPTO)2007年8月21日公告的延續案暨請求項的新法案,該原定2008年11月1日正式上路實施,不料生效前夕被維吉尼亞州東區地方法院擋下,更在2008年4月1日並遭下令永久禁止施行。USPTO隨後於2008年5月7日向美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)提出上訴,CAFC終於在日前2009年3月20日做出新的判決,裁定部分維持及部分駁回地方法院原判。

 

CAFC認為:限制延續案的數量會因牴觸35 USC 120條文而無效(some of the limitations on continuation improperly conflict with 35 U.S.C. §120),然而其他內容,例如請求項或RCE限制,並未逾越USPTO的修法權限(the remaining limits are “within the scope of the USPTO’s rulemaking authority),本案將發還地院更審而尚未終結。接下來,地方法院應重新審視其決定是否落入「專斷且恣意」(arbitrary and capricious)、「與專利法衝突」、「違背立法程序」、「不當地含糊其辭」或「不當地朔及既往」等。今摘要重點如下:



進一步來看,CAFC認同USPTO於上訴理由書中所提到的Chevron Deference原則,該原則強調:若成文法(例如美國專利法)條文語義模糊或國會立法時未明確規範,只要行政機關有合理可行的解釋,法院應予以尊重。因此,CAFC認為若USPTO是基於法令條文下之代理權限所做的修訂,並未逾越其自身的修法權限。

 

事實上,雖然USPTO並無實體修法權(Substantive rulemaking authority)。不過CAFC依照判例『1994JEM』的原則認定該新法案的內容皆屬「程序修法(Procedural rulemaking)」的範疇。由於請求項「5/25」限制並未阻絕申請人申請機會(foreclose effective opportunity),只要提交適當的理由就可以增加接續案,或者提交審查支持文件ESD就可以增加請求項的數量,這些應不牽涉請求項實質核駁,故也非實體修法。因此,CAFC認為不能以此排除USPTO依職權進行程序修法的權力。 另一方面,Rader法官提出不同於大多數法官的意見,認為《新法》大幅改變美國《專利法》賦予發明人的權利,已屬越權實體修法。

 

雖然CFAC有了初步結論,但卻也留下許多問題待地院重新考慮。因此,本案接下來可能是由地院接手審理,但原告也有可能要求CAFC聯席審理(en banc rehearing)。除非USPTO新管理團隊上台後改變修法立場,否則本案最終判決仍須一段時日,才能見分曉。

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