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【美國】近60年來專利法首次重大變革


【美國】近60年來專利法首次重大變革

《Leahy-Smith美國發明法案》已於今(100)年9月16日由美國總統歐巴馬簽署通過,其可說自1952年以來對美國專利制度最全面且重大的變革。內容涵蓋專利的實體法制面、程序面甚至擴及與企業直接相關的訴訟面,今摘要與專利申請人及專利所有權人較為切身之重點如下:


壹、 關於實體法制面之變革(自2013/03/16生效)


~以發明人先申請制(First Inventor to File)取代先發明制(First to Invent)


(1).以「有效申請日」先後決定專利申請權歸屬

自2013/03/16起,美國將從現在的「先發明制」改為與世界接軌的「先申請制」,以鼓勵發明人儘早提出申請,同時解決有關發明日先後之爭議。在先發明制下,凡能證明自己發明時間較早的一方(即:先發明人)擁有其發明之專利申請權;而在先申請制下,擁有較早申請日的一方(即:先申請的發明人)擁有專利申請權,除非較早申請的一方所申請的發明內容係衍生自較晚申請的另一方,也就是先申請的發明人並非真正發明人。


(2).修改新穎性之標準

參閱下表,新法下之新穎性是以「有效申請日(effective filing date)」為判斷基準,不得再追溯至發明日(critical date)。此外,現行美國專利法的新穎性寬限期(Grace Period)是12個月(參見35 U.S.C. §102(b)),申請人可以享受寬限的行為不限於與發明人自己有關的行為,即他人之公開亦不構成先前技術;而新法改為先申請制後並沒有廢除一年寬限期的期限,惟僅限發明人(或源自發明人)的公開行為才不構成先前技術之公開。如此一來,新制上路後並不會因改採先申請制而阻礙發明技術儘早公開。

現行法

新法

公開方式102(a)​

​發明內容在「發明日」之前已(1).被他人以非書面方式在美國公開;或(2).被他人以書面方式在其他國家公開。

​發明內容在「有效申請日」之前已(1).被任何人以書面或非書面方式在其他國家公開;或(2).被另一發明人以美國專利或申請案方式公開。

寬限期120(b)​

發明內容在「最早申請日」前已經(1).被任何人以非書面方式在美國公開;或(2).被任何人以書面方式在其他國家公開超過一年。

102(a)規範下之例外情形:凡在「有效申請日」前的一年內由發明人(或源自於發明人)以書面或非書面方式在其他國家所公開之技術均不算是先前技術。


(3).以溯源程序(Derivation Proceeding)取代干涉程序(Interference Proceeding)

現有的「干涉程序」是先發明制下的救濟程序,用以確認誰是先發明人;待新法上路後,干涉程序也將隨先發明制走入歷史,取而代之的是「溯源程序」。此外,原本負責該程序的「專利上訴及抵觸委員會」也將更名為「專利審判及上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board)」。可想而知,「溯源程序」是先申請制的配套措施,用以確認先申請人的發明是否源自後提交申請的發明人,以救濟真正的發明人。


其中,「溯源程序」可透過USPTO或法院兩種途徑來進行:

溯源程序說明

​專利商標局USPTO

​專利申請人(an applicant for patent)可向專利商標局提出訴願(Petition),請求發動溯源程序,惟必須在其申請案首次公開後一年內提出,且訴願理由必須證明「對方之較早申請案所列之(假)發明人是從訴願書所列之(真正)發明人獲得相同或實質相同欲保護的發明,且在未經授權下,提交了該較早申請案」。若局長認為該訴願請求符合規定,局長便可啟動該溯源程序,並交由專利審判暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board,原BPAI)判定事實,且在適當情況下(例如:雙方書面同意下),該委員會可更正專利或申請案之發明人;而當收到局長之裁定時表示是該溯源程序的最終裁定,此後不得上訴。(35 U.S.C.§135)

​法院 Court

​當專利權人(the owner of a patent)發現他人已搶先申請取得和自己相同的專利,且能證實他人的專利發明是源自於自己專利所具名之發明人,則可透過民事訴訟來救濟,惟必須在對方專利核准公告後一年內為之。(35 U.S.C.§291)


從上述兩種途徑來看,「溯源程序」的適用對象是專利申請人或專利權人,因此只能保障有尋求專利保護的發明人。對於當初沒有去尋求專利保護的發明人,似乎默許奉送其發明給公眾知曉使用,是沒有資格在事後再主張自己是真正發明人來奪回專利權。相反的,根據台灣專利法第34條,真正發明人是可以在撤銷對方後60天內可以重新申請專利,並享有被撤銷專利之申請日作為申請日之好處。


貳、 關於專利申請程序之變革


項目

法案

說明

​生效日

規費調整

Patent Fees

​11(i)

​新法授權USPTO可以自訂規費,而在制定規費期間(上限是7年),USPTO將過渡性地加徵15%額度的規費。

​2011/9/26已生效

微實體

Micro entity

​10(g)

​繼現有的大、小實體外,新法新增微實體類別。微實體享有75%規費減免優惠,藉以鼓勵經濟狀況較為弱勢的小企業或個人。一般而言,申請人要能具「微實體」資格,必須完全符合下列四項條件:


1.申請人符合小實體資格;


2.申請人先前列名為發明人的專利申請案件不超過四件,其中不計算國外申請案、暫時申請案或尚未繳費進入美國的PCT申請案;且倘若專利申請案是申請人因先前受僱關係而轉讓具名者也不算在內;


3.申請人前年度總收入未超過該年度美國平均家庭收入之三倍以上;及


4.申請人不能授權(或有責任授權)給年收入超過美國平均家庭收入三倍以上之其他實體。


此外,若申請人能證明其係受雇於美國高等教育機構或是將其發明讓渡給美國高等教育機構也能享有微實體資格,不受上述四項條件限制。

2011/09/16已生效

電子送件

Electronic filing

​10(h)

大實體以非電子送件方式提交發明正式申請案須多繳交400美元規費;小實體則費用減半。

​2011/11/15

​優先審查

Priority examination

​11(h)

​申請人可請求USPTO對其專利申請案進行優先審查,以於一年內收到官方最終審定書。申請人須繳額外優先審查的費用4800美元(小實體可減收50%),且有請求項項數上限限制(獨立項4/總項數30),而USPTO於每會計年度內有1萬件專利申請案可進行優先審查。

​2011/9/26已生效

​領證前第三人提交

Preissuance third party submission

​6(g)

第三方可以在專利領證前書面提出任何相關之前案供USPTO參考,呈報期限在:1). 發出核准通知書前;或2).申請案公開後六個月或收到第一次核駁通知書時(其中較晚者)之前。

​2012/09/16


參、 關於專利核准後程序之變革

項目

​法案

說明

生效日

​補充審查程序

Supplemental Exam.

12

​專利核准後,「專利權人」仍可向USPTO請求補充審查其專利,以使跟專利有關的資訊被考慮、重新考慮或改正。在請求後的三個月內,USPTO若發現新的關於專利性的實質問題,應主動開啟單方再審查程序(Ex Parte Reexamination)。因此,專利權人可藉此補充審查程序避免被對方惡意地以不正行為抗辯(Inequitable conduct defense)而拖延,導致專利權無法主張。

​2012/09/16

​單方再審查程序

Ex Parte Reexam.

​新法予以保留

​多方再審查程序

Inter Partes Reexam.

​6(a)

​過去第三方只要能提出會影響到任何請求項的一新的關於專利性的實質問題(a substantial new question of patentability),通常就能被USPTO所接收而進行多方再審查程序;但自2011/9/16後的一年過渡期內,第三方必須提出足以合理地將至少一請求項撤銷的理由,才會被USPTO所接受;而在2012/9/16以後,此多方再審查程序將廢除。

​2011/09/16已生效

​領證後複審程序

Post Grant Review

(簡稱:PGR)

​6(d)-(f)

​此程序類似於歐洲專利公約的異議程序,是新法所新增之程序,由專利審判暨訴願委員會負責審理。PGR程序允許第三方在專利核准後9個月內向USPTO對該專利提出異議。請求人必須提出一個能讓至少一請求項極可能不具專利性的理由才會被USPTO所接受,且撤銷專利的主張可基於任何法定不具專利性的理由(除“最佳實施例要求”外)。專利權人可以回應、修改專利範圍或是向提出PGR程序的異議人和解以終止PGR程序。

​2012/09/16

​多方複審程序

Inter Partes Review

(簡稱:IPR)

​6(a)-(c)

​這是專利核准9個月後,或PGR程序終止後第三方才可提起之程序,取代現行的多方再審查程序。同樣地,IPR程序之請求人必須要提出足以合理地將至少一請求項撤銷的理由,才會被USPTO所接受。此程序僅能挑戰專利之新穎性和進步性,且只能採用專利或公開印刷文件佐證。除非對方同意,專利權人只有一次修改專利範圍的機會。值得注意的是,IPR程序是交由行政專利法官負責,並於一年內裁定,不服可上訴至CAFC。此外,有兩種情況下,第三方不得請求IPR程序:

1. 請求人已在法院採取撤銷該核准專利之行動;或

2.請求人收到專利權人之侵權警告函已超過一年。

​2012/09/16

由上述新規定可觀察到,美國政府希望藉此改革一方面提高核准後的審查效率,避免審查曠日費時;另一方面更是為了顧及專利品質,避免核准的專利被惡意延宕以致專利權人不能主張其專利權。


肆、 關於專利訴訟相關之變革

​項目

​法案

說明

生效日

​最佳實施例要求

Best mode requirement

​15

​進行專利訴訟時,專利說明書未揭露最佳實施例將不再作為專利無效或專利權不能行使的理由,但這不代表就不需要再揭露最佳實施例,因為它仍是專利要件之一。

​2011/9/16已生效

​多方合併審理

Joinder of parties

​19

​新法增加專利訴訟案件合併審理之限制,原告(例如:專利蟑螂)不再能僅因被告都侵害同一專利,就一併提告。修法後原告僅只可對提供、製造、使用及銷售相同產品之廠商進行提告,以避免濫訴。

​2011/9/16已生效

​虛擬專利標示

Virtual Marking

​16(a)

​新增的虛擬專利標示是指在產品上標示專利字樣(Patent或縮寫Pat.),並註明相關網址,以供大眾上網免費查詢該產品之專利號等相關資訊。

​2011/9/16已生效

​不實專利標示

False Marking

​16(b)

​不實標示僅美國政府可提告要求裁罰;且只有因他人不實標示而遭受競爭損害者才可在地方法院提出民事訴訟,請求賠償。此外,標示過期的專利不算是不實標示,只要該過期專利確實有涵蓋該產品。

​2011/9/16已生效

​律師意見

Advice of counsel

​17

被控侵權人未尋求律師之法律意見或未提供法院該法律意見,不得作為惡意侵權或誘導侵權之證據。

​2012/9/16已生效

​先用權制度

Defense based on prior use

​5

​過去先用權的保護僅及於商業方法;而新法擴大了先用權抗辯的適用範圍及於專利產品或製程。只要先使用人能證明自己在誠信原則下,早在專利之有效申請日前一年或發明於寬限期之公開日之前(以較早的日期為準)已在美國境內進行了商業使用,就能主張先使用權。這樣同時能保障享受寬限期的發明人,因為若使用者所使用的技術是源於發明人於寬限期的公開,卻仍享受先用權,將對發明人不利。此外,專利不會因先使用之辯護成功而無效。

​2012/9/16已生效

由上述新規定可觀察到,美國政府希望藉此改革解決惡意濫訴的情形,讓專利財產權之保護回歸本質。

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