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【美國】美國聯邦巡迴法院(Federal Circuit)設立判定欺騙行為(fraud)的新標準


2009年8月,美國聯邦巡迴法院於對IN RE BOSE CORPORATION作出一重要判決,並徹底改寫商標訴願暨上訴委員會(Trademark Trial and Appeal Board,以下簡稱:TTAB)多年遵守判定欺騙行為(fraud)的標準。不同於先前Medinol v. Neuro Vasx, Inc., 67 USPQ2d 1205, 1209的判決:「若商標申請人爲取得商標註冊,而在已知悉的或應當知悉的情況下,在其宣誓書中製造出任何不實的陳述,即構成欺騙行為」,審理Bose案的法院認為:「根據蘭哈姆法(Lanham Act),如果申請人或註冊人故意製造不實的文件爲欺騙商標局,即構成該商標取得方法不實」。今簡單介紹本案的背景如下:

 

    Bose針對申請中商標HEXAWAVE( 申請人:Hexawave, Inc. )提出異議,宣稱對方商標與Bose名下在先註冊的商標WAVE構成近似。Hexawave反訴要求撤銷Bose的WAVE商標,並宣稱Bose在申請商標延展時,主張該商標使用於所有註冊的商品上不實。實際上,根據 Hexawave 指出,Bose早已停止生產並銷售磁帶式錄音機及播放機,而這兩項商品均為該註冊中指定的商品。Hexwave 更進一步聲稱Bose的法律顧問 Mark Sullivan再簽署延展申請書時,已知悉Bose早已停產該些產品。

 

    Bose承認該公司確實已停止銷售那些產品,且Sullivan先生在簽署延展宣誓書的同時也確實已知悉此事。然而,在簽署該宣誓書時,Bose仍持續替客戶維修磁帶式錄音機及播放機。而Sullivan先生認為這樣維修的行為應可構成商業使用。但TTAB認為此維修行為並不構成商業使用,且Sullivan先生不實的宣誓乃屬事實,因此下令撤銷WAVE商標。Bose針對TTAB的決定提出上訴。

 

    聯邦巡迴法院認為任何人以欺騙行為為基礎,請求撤銷他人商標有舉證的義務,且必須提出相當完整及具說服力的證據。此外,法院更進一步指出欺騙行為必須是蓄意(willful),而不僅是過失(negligent)。法院認為TTAB錯誤的將欺騙行為的標準降低與單純的過失標準相提並論並不恰當,並認為判定欺騙行為的標準係比過失的標準來的嚴厲,進而反駁以2003年Medinol案的判決作為判定欺騙行為的標準。

 

    由於本案並無任何證據可以證明Sullivan先生係蓄意欺騙美國商標局,因此,法院判定TTAB撤銷WAVE整個商標的判決是有誤的。然而,法院認同TTAB判定該註冊必須限定於有使用的商品,因此將該案發回重審,並將該註冊案中已不在使用的商品刪除。

 

    這個判決讓很多商標權人感到如釋重負。法院的判決確保註冊人及從事相關領域的人員不會因為誤解或無心之過而導致商標被因宣誓不實而遭撤銷。



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