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【美國】美國專利單方再審查(Ex Parte Reexamination)優缺點簡述


【美國】美國專利單方再審查(Ex Parte Reexamination)優缺點簡述

近來,我們發現有許多文章針對以美國專利再審查(Reexamination)作為替代訴訟的方案進而挑戰他人的專利權。在該些文章中,筆者通常會在比較再審查及訴訟之前,先簡單描述再審查的制度,其中,包含單方再審查(Ex Parte Reexamination)及雙方再審查(Inter Parte Reexamination)。然而,本文主要欲針對Ex Parte再審查制度之優缺點做簡單的敘述。


提出Ex Parte再審查後,請求人即不得再針對案件的專利性做進一步的說明

Ex Parte再審查顧名思義就是指專利權人單方面參於整個再審查的過程。請求人在提出Ex Parte再審查之後,即不得再針對案件的專利性做進一步的說明。除非專利權人在收到再審查審定書前,提交選擇性意見(Optional Comments),再審請求人即可針對該意見答辯。但是,專利權人通常都不會給請求人有任何表達意見的機會。

提出Ex Parte再審查後,請求人即不得再針對案件的專利性做進一步的說明

相較於Inter Parte再審查,除了費用較低之外,請求人亦可以匿名的方式提出請求。以「匿名」提出請求應該是Ex Parte 再審查最大的好處。請求人不僅能避免自己因身分曝光,而變成被專利權人反告侵權的目標或破壞與專利權人日後有可能合作的機會。除此之外,不同於Inter Parte再審查,一位請求人,針對同一個專利,只能提出一次申請,Ex Parte藉由「匿名」提出申請也給予請求人更多的空間,可多次挑戰同一專利。然而,「匿名」提出申請也不完全沒有風險。如先前提及,請求人再提出Ex Parte再審後,即依法不得再參與其審查過程。此外,請求人亦不得針對再審結果提出訴願。如此一來,若該專利經再審後,獲維持其原專利範圍,進而鞏固該專利的專利性。這樣的結果,對於之後的訴訟之影響甚大,這也是請求人不容忽視的後果。

綜上所述,Ex Parte再審查縱然有其優勢,但是請求人在策劃專利策略時,還是需要有多方面的考量,以避免造成不可挽回的後果。

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