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  • 李芊惠 國外部副理

【美國】美國商標抽查程序簡介

已更新:2023年11月14日


【美國】美國商標抽查程序簡介

撰稿:李芊惠 國外部副理


近年來,由於美國專利商標局發現 有許多註冊商標沒有實際使用在每一指 定商品/服務上,卻又霸佔著註冊商標, 故於2017年底開始實施對已辦理延展並 提交使用宣誓的註冊商標進行隨機抽查 (Audit)。


當商標權人收到此通知後,須於收 到此通知起6個月內針對被抽查到商品/ 服務提交商標使用宣誓及使用證據,如 逾期未提交,商標權將遭官方撤銷。商 標使用宣誓通常可請美國商標代理人代 為簽署,但使用證據則需要商標權人提 供。若被抽查到是某一商品,可提交該 某一商品的標籤、網站、包裝、實品相 片等資料作為使用證據。


若商標權人決定以「刪除被抽查到商品/ 服務」的方式來迴避使用證據與使用宣誓 的提交,將會收到美國專利商標局要求提 交其它全部指定商品/服務之使用證據與 使用宣誓的第二次商標抽查通知。因此, 若商標權人決定刪除被抽查到商品/服務 時,建議同時主動提交其它全部指定商品 /服務的使用證據與使用宣誓,以免收到 該第二次商標抽查通知。


若商標權人依規定針對被抽查到商 品/服務提交使用證據與使用宣誓,美國 專利商標局將進行審查。若認定所提交使 用證據與使用宣誓合格,將會核發接受通 知,表示商標權仍維持(所有的指定商品 /服務均保留)。


然而,若認定所提交使用證據與使用宣誓 不合格,就會發出上述第二次商標抽查通 知。


此外,商標權人應避免提交在先前 程序中(例如申請或註冊程序)就已經提 交過的使用證據,以避免收到上述第二次 商標抽查通知。透過 上述的抽查程序,可收回實際 未使用的商標資源,避免不使用卻持續覇 佔商標的情形。


另需注意的是,上述「合格的使用 證據」在認定上有時頗為嚴格,所提交的 使用證據上的商標的樣式,應該儘量要跟 註冊商標相同,尤其不能省略其中某個元 素,例如註冊商標是「英文+圖案」,使 用證據卻只有英文或圖案,這樣就很容易 被認定為不合格使用證據。


又商品形態也需注意,例如註冊商 標的指定商品是人蔘粉,但使用證據中顯 示的商品卻是人蔘粉膠囊。雖然膠囊內盛 裝的是人蔘粉,但以商品形態來看,人蔘 粉是粉狀的「粉」,人蔘粉膠囊是顆粒狀 的「膠囊」,兩者形態不同,故非屬同一 商品。像這種實質上是同一商品,但僅因 商品形態不同而被認定為不合格使用證據 的情形,已有實例發生,足見美國專利商 標局對於合格使用證據的認定標準可能是 相當高的,或是說,這樣標準至少存在於 某些審查委員,這一點是商標權人要額外 留意的,特別是在上述的商標抽查階段。

 

20211114美國商標抽查程序簡介
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