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  • 作家相片長曜

【美國】當上訴被BPAI認同時,專利申請案往後核准的勝算有多大?

在美國專利制度中,申請人若不服審查委員對於其專利申請案所為之核駁(rejection),在一定的條件下,可向美國專利商標局之專利訴願及衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences,以下簡稱BPAI)提起訴願。一般而言,申請人是因為不服審查官基於顯而易知的核駁理由而提起訴願,因為顯而易知的認定通常比較主觀,若能夠得到BPAI的背書,專利核准就有望了。此外,很多人以為一旦取得BPAI的尚方寶劍後,專利核准就已經是勝券在握了。然而,真的是如此麼?


根據美國專利法施行細則37 CFR 41.54之規定,一件專利申請案即使經過訴願至BPAI而撤銷原審查官之核駁審定後,該申請案仍會回到原審查官的手中,以確保該申請案確實已具備可核准的條件。在這個時候,該審查官是不被允許再做進一步的先前技術檢索。然而,根據美國專利審查基準MPEP §1214.04,該審查官可基於其它已知的相關前案,在科技中心主任(Technology Center Director)的書面同意下,以新的核駁理由重新審定(reopen)該申請案。

 

根據實務統計,在2006年的149件向BPAI訴願成功的案件(即原審查官的核駁理由被推翻)中,其中有八成的案子審查委員會依照BPAI的判決,而不會重新審查。此外,除非是申請人自己的延誤,例如遲繳領證費等,通常這些案件會在九個月內核准,多數是在6個月就取得專利。而在其餘的兩成的案子,美國專利商標局會提出新的核駁理由重新審查(reopen)。有時該新的核駁理由是BPAI所建議的,但更多時候是該審查官基於專利法第101、103或112條自己提出的。而在這些被重新審查(reopen)的案件中,可大致淪落為三種結果,其中三分之一的案子能通過新的核駁理由而至終獲准專利;另三分之一的案子仍在審查中;又三分之一會經過專利局不斷的打壓後最終被放棄。少數仍在審查中的案子又會回鍋到BPAI經過第二回的洗禮。

 

根據上述結果,凡是在BPAI訴願成功後,雖不保證往後一定能取得專利,但仍有八~九成的機會最終可以成功獲取專利,否則仍須一番奮戰才行。

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