在美國或台灣，產品之專利標示能決定侵權賠償的起算日。在中國或日本，專利標示僅是一項權利而非義務。但不實的專利標示，在各國都有或多或少之處罰。在本案判決中，我們要特別提醒凡是出口至美國之產品務必做好專利標示，確實檢視其產品是否為其專利保護範圍（claim）所涵蓋，以免像本案中的林姓台商一樣發生誤標之情事，引來不實標示之指控而被檢舉處罰，並影響日後的侵權賠償。
一、前情摘要
1997年7月8日Forest Group, Inc. （以下簡稱Forest）獲得美國專利第5,645,515號專利（以下簡稱515號專利），其係有關於一種高蹺技術，以方便施工人員自由地於高處上移動。基本上，該專利所欲保護的高蹺具有一上平台（14）、一下平台（12），以及垂直立於兩平台之間的前、後支撐柱（16、18）。該高蹺更包括一根中空的腿部支撐桿（42），藉由一軛（yoke，50）而固定在後支撐柱（18）上。該專利的權利範圍限定該軛（50）必須是有彈性內襯的(resiliently lined)。
本案始於2005年12月，Forest在美國德州南區休士頓區的地區法庭控訴Bon Tool公司（以下簡稱Bon Tool）侵犯其515號專利。事實上，在本案發生以前，Warner製造公司(以下簡稱Warner)曾於2005年在美國明尼蘇達州地院向Forest及其負責人林先生（Joe Lin，一名台灣商人）提起確認之訴，尋求法院判決Warner沒有侵犯到Forest的專利。2005年10月，Forest委任律師做一份關於該515號專利的侵權鑑定報告，報告中顯示Warner的高蹺並沒有構成字義侵權，因為系爭產品缺乏一個具有彈性內襯的軛（a resiliently lined yoke）。但委任律師認為Warner係有可能基於均等論而構成侵權，因為系爭產品的軛雖然沒有彈性的內襯，但該軛確實是彈性地固定著（resiliently fastened），導致其功能類似含有彈性內襯的軛。2007年3月30日，明尼蘇達州地院對Warner乙案作出權利範圍之解釋，並於2007年11月15日作出Warner沒有侵犯Forest專利之簡易判決。
2007年2月9日，本案法院召開馬克曼聽證會，隨後並於2007年2月15日對系爭專利的專利範圍做了明確的解釋，特別是針對具有爭議的用語。該院的解釋很類似先前Warner乙案中由明尼蘇達州地院所作出的專利範圍解釋，其中該具有彈性襯墊的軛（resiliently lined yoke）必須是包含一個獨立於該軛本體以外的襯墊，但並不限定該襯墊與該軛本體必須是不同材質。
有趣的是，無論是Bon Tool的高蹺產品，或是Forest的高蹺產品，都沒有包含專利範圍中所定義的具有彈性襯墊的軛，也沒有平行四邊形的結構。因此，Bon Tool請求不侵權的簡易判決（Summary Judgement），法院也於2007年8月3日同意之。Bon Tool也同時對Forest提出反訴（counterclaim），主張Forest違反專利法第292條有關不實專利標示（false patent marking）之規定。
Forest的負責人林先生表明在Warner乙案敗訴後（2007年11月），他的新委任律師建議他要把彈性襯墊加入高蹺產品中，且林先生自己也有要求其在中國的製造商生產含一種以乳膠作成之獨立襯墊的高蹺產品，以符合專利權項之要求。林先生解釋道，2008年2月起，Forest所賣的SS系列高蹺產品已含有彈性襯墊，且他已經要求製造商停止對其他不具彈性襯墊的S2系列高蹺產品作有關該515號專利的專利標示。他更表明他是在審訊前一周才發現供應商並沒有真的移除S2系列高蹺產品的相關專利標示，且坦承他是直到最近才開始對新一批的產品作查核的動作。
二、法律問題
Bon Tool指控Forest不實專利標示是否成立？
專利標示是權利或義務？沒有專利標示，專利權人能否主張權益？
不實專利標示的賠償金如何計算？
三、地方法院之判決及理由
(一)不實專利標示之成立要件
首先，根據美國專利法第292條之規定：
(a)未經專利權人之同意，意圖偽造或仿造專利權人之標示，或意圖欺瞞公眾，使公眾誤認其產品為專利權人於美國境內所製造、要約銷售或銷售，或…，標示、黏貼或使用於其產品之廣告上者－每一違反行為，處五百元以下之罰金。
(b)任何人均得訴請前項罰則，於該情況下，告訴人可得罰金之一半，而另一半則歸美國政府所有。”
因此，不實專利標示之成立包括兩項要件：（1）必須對不具專利的產品上作專利標示，（2）必須有意圖欺騙大眾。意圖欺騙是一種心智狀態，欺騙者利用知識蒙騙，使大眾信以為真。雖然本質上是主觀的，然而「意圖欺騙」卻是在客觀法律標準下才成立。當存在有錯誤的專利標示，以及能證實嫌疑人是明知故犯，才能據此推論該嫌疑人是意圖欺騙。單是否認意圖欺騙是不足以撇清專利標示不實的指控，然而控訴者也必須要能充分舉證被控方是居心不良才導致產品沒有被適當的標示。被控方的行為是否是意圖欺騙係一基於特定環境考量下的事實問題。且因為本質上具有處罰性，有關不實專利標示之專利法第292條必須被嚴格地釋義。專利法第292條約束專利所有權人不得在其產品沒有符合專利要件下標示其專利號。這項限制雖然重要，但有時會與專利標示的義務相衝突。
依美國的專利制度，專利權人有義務持續不斷地在其產品上標示相關的專利號，以達推定告知（constructive notice）之目的。專利權人必須對其產品之專利權作出推定告知或實際告知（actual notice）後才能請求侵權賠償。實際告知可實際透過發出警告信函告知對方侵權；而根據專利法第287(a)條，專利所有權人可在其產品上適切地標示出專利號以推定告知該產品係受專利保護。又，這樣的專利標示必須是一致且持續不斷地才足以構成推定告知。因此，如果專利所有權人一旦停止為其產品作標示，例如為了避免潛在之責任而暫時地在訴訟過程中停止作專利標示，則既使最後侵權被判成立，該專利所有權人都將喪失請求侵權賠償之權。也因為如此，實務上，專利權人在專利侵權訴訟的過程中同時受制於專利法第292條及第287(a)條的雙向制約，經常係處於不穩的地位。
(二)地方法院對案情之分析
法院考量審訊中所有的合理證據並評估證詞的可靠性。無庸置疑的是，Forest標示有該515號專利的高蹺產品確實不被該專利所涵蓋。法院認為Forest當初真的相信其高蹺產品是有被該515號專利所涵蓋，其理由是當初該專利申請案是由一位在華盛頓的資深專利律師所執筆，且該專利律師當時手上有該高蹺的樣本。法官特別在本案的判決書中指出林先生是一位台灣生意人，英語非其母語且他不具法學背景（a Taiwanese businessman who is not a native English speaker and who has no legal training）。再者，由於馬克曼聽證會的決定或是地方法院的簡易判決都僅是暫時的處分而不是最終裁定，法院不認為Forest知道自己的高蹺產品其實沒有被該專利所涵蓋，直到Forest收到前後兩份簡易判決書，以及該經驗老到的專利訴訟律師所給的意見報告止。然而，Forest在2007年11月15日之後的行為是明知故犯，已觸犯到專利法第292條上之規定。法院發現林先生在2007年11月15日以後仍採購舊款S2系列的產品至少一次。林先生也明顯地試圖去修改新款SS系列的高蹺產品，使其具備乳膠襯墊以嵌入高蹺的軛內。
法院不採信林先生提及有關他要求製造商停止對舊款S2系列產品進行標示的相關證詞。因為林先生與其製造商之間沒有存在任何的通聯紀錄，甚至連e-mail、電話或書信紀錄都沒有，以致於無法支持林先生他有作過任何努力去停止錯誤標示的證詞。又，法院認為一位像林先生這樣的國際經商人士手中卻找不到其對製造商下達如此重要指令之任何相關文件，且沒有立即謹慎的查驗新的一批貨品是否符合其要求，實在是令人難以置信?!實際上，Forest所謂疏於查驗舊款S2系列高蹺產品是否有不當標示的行為，恰正成為其具備意圖欺瞞大眾之知識的證據。法院判定Forest自2007年11月5日之後都必須為其專利標示不實負責。因此，Bon Tool控訴Forest違反專利法第292條有關不實專利標示之罪名成立。
最後，地方法院參照專利法第292條，並根據往例的做法，認為Forest在知道其高蹺產品並沒有符合515號專利之要件後只有作一單一決定（single decision）去標示其產品。該單一決定構成一次違反行為，因此判處Forest共計500美元的罰金。結果Bon Tool只能拿到其中的二分之一，另一半歸美國政府。
四、法庭之友之意見
由於不認同地方法院之判決，一名與本案無關的法庭之友（amicus curiae）力挺被告Bon Tool，向聯邦巡迴法院請求撤銷地方法院之判決。基本上，他認為地方法院係錯誤地以Forest的單一決定（single decision）判定Forest只構成一次違反行為（offense），而僅處之以500美元罰鍰。若依此判決，日後任何公司都可大量對其產品作不實標示，反正總罰金最多不過500美元而已。這樣不僅對不實廠商沒有達到懲罰之目的，甚至會癱瘓整個國家的專利系統。法律應該是要提供一公平的專利系統，讓真正專利之產品獲得獨占與保護。此外，依照法規字面意義來解讀，專利法第292條規定的是每一個不實標示的產品都構成一個違反行為。參考該法條有關之原文如下：
“Whoever marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with any unpatented article, the word “patent” or any word or number importing that the same is patented, for the purpose of deceiving the public… Shall be fined not more than $500 for every such offense.”
法庭之友認為法院其實可以很有彈性地依照客觀環境來判處以適當的罰金，更能符合立法精神。因為法規上所定義的每一違反行為的罰金是「不超過500美金」，因此當法院遇到大量不實標示的產品時，不會被迫要課以很重的罰金，只要適當調整每一違反行為的罰金即可，例如：每筆不到1美元，來達到最後適當加總的罰金。
五、聯邦巡迴法院之判決及理由
基本上，巡迴法院認同地方法院對Forest在2007年11月15日前沒有意圖欺騙之決定。但認為地方法院以Forest在那之後的單一決定（single decision）為大量產品作不實標示的行為有違法規字面上的意義。巡迴法院採用法庭之友的意見，明確解釋專利法第292條中所指的每一違反行為得處五百元以下之罰金是針對每一產品而言，要求地方法院重判罰金。
此解讀大舉推翻過往之所有判例。在1910年的London v. Everett H. Dunbar Corp.,乙案中，當時的法院認為法規並沒有為每一個別不實標示之產品規定明確的罰金，而是只針對不實標示這樣的行為訂定罰金，若對每一產品都科以罰金，將導致不合理的結果。例如，對於小而便宜的大量物品將導致巨額的罰金，此與物品本身的價值不成比率；相反地，若對昂貴而少量的機器，則其罰鍰卻相對地低，國會應該沒有意圖要藉此累積國家稅收才是，因此不採用以每個單位作為衡量罰鍰的標準。然而，本案巡迴法官認為London乙案的判決是基於1870年之舊法。舊法規定不實標示的每一違反行為的罰金不得低於100美元，在這樣的處境下才會導致當時的法官作出如上所述之判決。直到1952年國會才改為現在的版本。至今有很多判例是依London乙案的方式來判案，但都欠缺考慮到1952年修法後之改變。
此外，尚有不少法院喜好採用另一種以時間計算的審理方法，來界定何謂一項違法行為來計算罰金。例如，每星期當中發生的所有不實標示之行為算一次違法行為（an offense）而科以罰金。但此種罰金判定方法於法無據，既不被本案之地方法院接受，更不被巡迴法院所採納。
更基於公眾利益之考量，巡迴法院認為不實的專利標示會阻撓潛在的競爭者進入相同的市場上。不實的專利標示也會阻礙科學研究，甚至導致放棄既有的研究以避免侵權。不實的專利標示也會讓很多不必要的投資或成本用於規避設計或是分析該專利的有效性。多一個不實標示的產品，就會多一份對公眾之誤導與損害。因此，在解釋專利法第292條中所指的每一違反行為是針對每一產品而言是符合立法精神。
承上，依此判決並非表示未來罰金一定很高，法院仍可依照個案審理。當法院遇到大量不實標示的產品時，不會被迫要客以很重的罰金，只要適當調整每一違反行為的罰金即可，例如：每筆不到1美元，來達到最後適當加總的罰金。
六、結論
在美國或台灣，產品之專利標示能決定侵權賠償的起算日。在中國或日本，專利標示僅是一項權利而非義務。但不實的專利標示，在各國都有或多或少之處罰。在本案判決中，我們要特別提醒凡是出口至美國之產品務必做好專利標示，確實檢視其產品是否為其專利保護範圍（claim）所涵蓋，以免像本案中的林姓台商一樣發生誤標之情事，引來不實標示之指控而被檢舉處罰，並影響日後的侵權賠償。此外，凡專利過期或不具專利之產品亦不得濫標專利號，以防止被懲處。美國的不實專利標示制度允許任何人檢舉不法行為來從中獲取小利，政府除了可節省查緝成本，還能營造一個值得信賴的專利標示環境，大幅降低社會對專利產品的疑慮。然而，筆者認為諸多不實標示之行為存在是因為美國沒有所謂之新型制度。在台灣，沒有經過實審的新型專利允許任何人可名正言順地宣稱其產品是專利產品。這是福是禍呢？端看你在專利世界中是處於什麼角色而定。
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