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【澳洲】澳洲觀點:非專利申請人的第三方可採取的主動防禦策略


【澳洲】澳洲觀點:非專利申請人的第三方可採取的主動防禦策略

常言道「攻擊即是最佳的防衛」,當察覺到自己疑似侵犯到他人專利、收到競爭對手的警告函,或是已經被控侵權時,廠商往往急於研析有無侵害專利權,或是嘗試各種規避設計,甚至慌亂手腳直接以授權金或賠償金了事;反之,倘若能善用官方所立下之各種管道,先挑戰其專利的有效性,或許更能達到釜底抽薪之效,免於被控侵權之滋擾。今以澳洲為例,介紹各種攻擊武器用以阻撓專利之核准或是撤銷已核准的專利。


壹、 PCT國際申請階段之第三方觀察意見(Third Party Observation)


  自2012年7月1日起,世界智慧財產權組織(WIPO)提供一個免費讓任何第三方(例如:競爭者、投資商或其他利益團體)對正在PCT國際申請階段的已公開專利案提供觀察意見(third party observation,TPO)的服務,藉此第三方在監視對手的專利申請狀況的同時,可提交相關先前技術及意見,藉以挑戰其專利性。WIPO這項管道之目的在盡可能地為各專利局提供更全面的參考意見,供審查決定。相對地,第三人提交的意見也可能會左右申請人日後考量該申請案是否進入各個指定國家階段之決定,產生擴大的影響力。以澳洲為例,在PCT國際申請案尚未進入所指定的澳洲專利局之前,任何第三方即可透過提交第三方觀察意見的方式,將足以影響申請案獲准的理由在第一時間提供給WIPO之國際局(International Bureau),供審查參考。事實上,因為有些國家審查人力不足的關係,國際局給出的審查意見在某些國家(例如:澳洲)實扮演相當重要的參考依據。再者,第三方觀察意見之提交可要求匿名,相對安全。提交日期是自申請案公開後至優先權日起算之28月內為止。


  第三方提交的觀察意見都會被國際局所考量,以先行決定其是否影響到新穎性或進步性。隨後意見會被公開供公眾閱覽。若意見不被國際局所接受,國際局也會通知提交人並告知理由,這一點跟多數國家專利局不會回覆任何意見給提交人之作法有很大的不同。若國際局還沒收到國際檢索報告或初步專利性報告,第三方的觀察意見也會被送至相關的國際檢索單位及/或國際初審單位。幸運的話,該些檢索或初審單位能即時收到第三方的意見,並納入審查之參考。事實上第三方意見中所提的任何前案都必須被考量。此外,該第三方意見也會在優先權日起算的30月後立即被送至指定進入國家階段的指定局(designated Offices)。惟在進入國家階段後,申請案係依照當地審查程序與規定辦理,各指定局沒有義務要考慮第三方所提交的意見。


貳、 進入國家階段之第三方意見陳述(Notice of Matters Affecting Validity)


  一旦申請案進入澳洲國家階段而正式成為的澳洲的標準申請案(或是直接向澳洲專利局申請專利),任何第三方仍可向各澳洲專利局提供意見,例如主張該申請案之發明不具新穎性、不具進步性、不可實施或是早在其優先權日以前就已經在秘密使用(secretly used)等,此程序類似WIPO的第三方觀察意見(Third Party Observation),但涵蓋更廣。這些主張必須具體陳述理由,且必要時附上相關證據文件。然而,除了提交先前技術等證據,提交的第三方並無法成為程序的參與方。既使如此,審查委員仍必須考量第三方的陳述意見,並提出審查意見通知,該審查意見通知及相關文件會被公開供公眾檢視。

無論如何,透過提交第三方的意見陳述,審查委員先前遺漏未檢索到的先前技術可被呈現在審查委員面前,藉以左右其決定。不過值得注意的是,雖然主動遞交前案可能最終使得該申請案不被獲准,此舉也可能打草驚蛇讓申請人在申請期間就巧妙地修正專利範圍來與所提交的先前技術區隔,構築更強而有力的專利權項,或是審查委員當下因故而未看重或引用該先前技術,白白浪費證據力強的證據。因此,第三方是否要在專利申請期間就提交第三方意見陳述,還是等日後被控侵權時再將該關鍵的先前技術作為盾牌使用,則需要全盤評估。


參、 異議程序(Opposition Proceedings)


  一旦澳洲專利申請案被審查委員接受(accepted),任何第三方都可在隨後公開的三個月內提出異議。三個月的異議期其實很緊迫,除非是例外的情況,一旦過了三個月,專利局將不再受理異議。此外,提出異議時必須具體陳述專利不具備核准條件的理由,且提出異議的第三方將成為程序的參與方,實際與申請人在專利性的有無上爭辯,因此相對費時。但從另一角度觀之,此舉正可以大大拖延專利的核准或是限縮專利範圍,算是一項足以令專利申請人頭痛的擾亂戰術。值得注意的是,澳洲的異議程序是在官方正式核准發證前進行,有別於歐洲專利的核准後異議制度。


肆、 再審程序(Re-examination Proceedings)


  待澳洲專利申請案已經取得專利證書(granted),任何第三方或是專利權人本身皆可以啟動澳洲的再審程序,以新的理由重新挑戰或確認請求項的專利性,此再審程序需時數個月不等。澳洲的再審程序類似美國的單方再審程序(Ex-Parte Reexamination),請求人可匿名遞交理由書,但之後便不得參與後續的審查程序;但相較於美國的單方再審程序,澳洲的再審程序不需要先建立專利性有關之實質新問題(a substantial new question of patentability),受理門檻相對較低。但相較於異議程序或是接下來即將談到的專利無效程序,澳洲再審程序的限制條件較多,例如撤銷專利的理由僅限於新穎性或進步性的討論,且提交的證據必須是書面的公開文件。根據統計,除非能找到新的且強而有力的先前技術為棋,想在再審程序中基於顯而易知性而達到撤銷專利的機率很小,但是一旦能說服澳洲專利局最終判定專利性不足,該專利(或部分權項)就能夠被撤銷。


伍、 專利無效程序(Invalidation Proceedings)


  另一撤銷澳洲專利的程序是在澳洲聯邦法院(Federal Court of Australia)進行,此無效程序涉及層面更廣,但相對的所費不貲且時間漫長,需時1至2年不等。在此程序中任何可影響專利性的理由,例如公開的使用證據或說明書的缺陷等,均可被提出討論。然而,若能找到充足的理由撤銷專利,被控侵權方可將其作為與專利權人和解的籌碼,例如要求對方自動限縮專利範圍或是無償的專利授權,並非只有走上法院一途。須注意的是,若第三方自知有潛在侵權的疑慮時,透過法院途徑撤銷專利可能會面臨專利權人的反訴的風險,第三方直接轉變成專利侵權的被告,撤銷不成反被告。此外,透過法院途徑來撤銷專利像是兩面的刀,一旦成功,澳洲法院會將當事人大部分的訴訟費轉嫁給專利權人負擔;反之,一旦輸了,當事人還得要額外承擔專利權人的訴訟費用。


綜上所述,我們可以理解到自專利申請公開後到專利核准,乃至於在專利核准之後,第三方要挑戰專利權的成本愈來愈高,且限制條件也愈來愈多。因此,若能在監測到競爭對手的專利申請案時(例如在PCT國際申請階段),提交第三人觀察意見(免規費),便能在第一時間起到喝止的功效,讓申請人限縮專利範圍甚或是放棄申請。若申請案已進到國家階段,第三方也可主動提交意見給專利局參考,此階段雖然不能實際參與程序,但若證據理由夠強,便能以較少的成本達到成功撤銷專利的效果。反之,若該申請案真的被專利局所接受而即將獲准時,以澳洲為例,第三方仍可即時在三個月的異議期內提出異議程序來阻礙專利獲准,雖然異議程序的費用不低且費時,但相較於透過法院撤銷專利一途是相對便宜。惟若異議期過後才找到有力的足以推翻專利的新穎性的公開書面證據,此時再審程序也不失為一門好的撤銷途徑。反之,若無法找到推翻新穎性的證據,第三方仍可透過法院主動撤銷,任何形式的無效專利理由均可被提出,例如公開使用的證據,而不限於專利的新穎性或進步性的議題。此外,若是已經面臨到侵權指控時,當事人也啟動再審程序,利用其費用相較低的優點來請求撤銷專利;此時,若法官許可,訴訟程序更可以被暫停,等待澳洲專利局的再審結果出籠後再繼續,如此便可以達到延緩訴訟程序的目的。



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