top of page
  • 作家相片長曜

【台灣】舉發理由如已具體主張證據之不同組合,即形成不同之爭點,應分別予以審查

原告以系爭專利違反核准時專利法第20條第1項第1款及第2項規定,不符發明專利要件,對之提起舉發,除主張證據1可證明系爭專利不具新穎性及進步性外,並主張結合證據1與證據2、證據1與證據3、證據2與證據3,或結合證據1、2、3可證明系爭專利不具進步性。案經本局審查舉發不成立,原告不服提起訴願,亦經駁回,其仍不甘服,提起行政訴訟。臺北高等行政法院以本局漏未審酌「結合證據2與證據3」之舉發理由,將訴願決定及原處分均撤銷。

臺北高等行政法院於判決中指出:

一、按依被告所公布「專利審查基準」第5-1-18頁規定:「依舉發人所述之舉發理由、所主張之專利要件、舉發證據、申請專利範圍請求項,以決定爭點範圍。」「證據之不同組合,形成不同的待證事實,構成不同之爭點。例如以證據A與B之組合主張系爭專利不具進步性;以及以證據A、B、C之組合主張系爭專利不具進步性,此兩種主張為不同之爭點。」復依「專利爭議案件審查訓練教材」第48頁規定:「從舉發理由及答辯理由判斷個案所成立之爭點,其要素至少有三:專利要件、舉發證據、申請專利範圍請求項。以上三要素任一要素之不同,即構成不同之爭點。」是對於證據之不同組合,即形成不同爭點,舉發理由如已具體主張證據之不同組合,即形成不同之爭點,原處分自應分別予以審查,如其漏未審酌,即率認舉發不成立,於法即有未合。

 

二、原告於92年5月6日所提舉發申請書,其舉發證據為證據1、證據2與證據3,舉發理由包括:主張證據1可證明系爭專利不具新穎性及進步性,結合證據1與證據2,或結合證據1與證據3,或結合證據1、2、3,可證明系爭專利不具進步性;嗣原告於93年8月23日所提「舉發人對更正之意見書」理由第6 段亦明確主張「熟習該項技術者由結合證據1與證據2、證據2與證據3、證據1與證據2與證據3,均可輕易完成更正後的申請專利範圍,被舉發案不具進步性」。足見原告舉發理由包括主張:「結合證據2與證據3可證明系爭專利不具進步性」,依上開說明,此與「結合證據1、2、3」,均為獨立之爭點,對於此獨立之爭點,原處分自應分別予以審查。

 

三、原處分於理由欄第(六)段謂:「證據1、2之結合亦未揭露系爭專利申請專利範圍各獨立項之技術內容」「結合證據1、3或證據1、2、3 中均未揭露系爭專利各獨立項中包含具一框…」,足見原處分確漏未審酌「結合證據2 與證據3 」之舉發理由。

 

四、另被告所提訴願答辯書亦記載:「本局審定理由係依序論述證據1、證據2、證據1、2結合、證據3、證據1、3結合、證據1、2、3結合」等語,益徵原處分漏未審酌「證據2、3 之結合」。訴願決定以原處分已審酌「證據2」「證據3」「證據1、2、3 結合」為由,而認已實質審酌證據2及3之結合,並認被告漏未審酌「證據2、3結合」並非違法云云,要與上述「專利審查基準」第5-1-18頁之規定有違。


(資料來源: 智慧財產局)

 

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page