撰稿：曾景晃 智權部經理
在侵害專利權訴訟中，被告經常會提出若干前案證據，抗辯系爭專利有應撤銷之原因，亦有被告會同時就該些前案證據向智慧財產局提出舉發，以期撤銷系爭專利。在評估被告提出的前案證據足以證明系爭專利有違反新穎性或進步性規定時，系爭專利專利權人（原告）即得依專利法第67條第1項第2款之規定，就該發明專利向智慧財產局提出「減縮申請專利範圍」之更正申請，並陳報法院。
然而，就算所提出的更正已將申請專利範圍減縮到足以抗禦被告之主張，只要所為更正內容違反同條第4項「不得實質變更公告時之申請專利範圍」之規定，法院即得否准更正而仍依系爭專利公告時申請專利範圍判斷其是否有應撤銷之原因。
雖然更正申請的次數不受限制，但為避免被法院認定系爭專利權人有藉更正延滯訴訟之意圖，故於更正之提出，務求一矢中的，然此並非易事，蓋因「減縮申請專利範圍」之更正，除了需考慮更正後的系爭專利是否能克服該些前案證據而仍具新穎性及進步性，尚需進一步考慮目前涉嫌侵害專利權的產品是否會逸脫更正後的專利權範圍，及日後他人專利迴避設計的容易度，故所為更正內容往往錙銖必較，字句斟酌，並非只是單純將系爭專利申請專利範圍的附屬項併入獨立項，有些時候是將已實質記載於系爭專利說明書或圖式中的內容引入申請專利範圍，而這種限縮專利權範圍的作法，雖未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，但卻易被認定「實質變更公告時之申請專利範圍」而否准更正，例如：
在智慧財產法院 105年度民專上字第2號民事判決中，系爭專利權人根據圖式第5 圖於更正後的請求項1加入「且上述色彩調變層覆蓋上述至少一第一電極」，被法院認定已導致實質變更公告時之申請專利範圍，故請求項1有不准更正之原因而應為無效。
在智慧財產法院104年度民專上字第16號民事判決中，系爭專利權人將說明書所記載之「而使該射頻識別晶片與天線裝置構成電氣連接」及「而使該射頻識別晶片與天線裝置之間的電氣連接中斷」，引入更正後請求項22，被法院認定已導致實質變更公告時之申請專利範圍而否准更正。
法院之所以輕易如此認定，肇因於105年以前的專利審查基準第二篇第九章更正（下稱舊版更正審查基準），對於「將更正前申請專利範圍未記載但說明書或圖式已揭露之技術特徵引進於請求項」之更正態樣，需判斷：（i） 所引進之技術特徵是否屬於更正前申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵？若否，即屬實質變更公告時之申請專利範圍，若是，則尚需進一步判斷： （ii）更正後是否已改變申請專利之發明所欲解決之問題？在這樣的判斷基準之下，上述更正案例從說明書或圖式引進到請求項的內容，被法院認定非屬「更正前申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵」，故所為更正均遭否准。然而，在「專利審查基準第二篇第九章更正」修正版（下稱新版更正審查基準）於今年（106年1月1日）生效之後，情況已有180度的轉變。
在新版更正審查基準中，已無上面（i）（ii）所述的判斷基準，對於「將更正前申請專利範圍未記載但說明書或圖式已揭露之技術特徵引進於請求項」之更正態樣，僅需判斷「更正後請求項所引進技術特徵後是否無法達成或減損更正前請求項之發明目的」，無論所引進的技術特徵是否為更正前請求項所界定之技術特徵的下位技術特徵或進一步界定之技術特徵。這樣的修改，咸信將使更正之審查較以往為寬鬆，這一點可從新版專利審查基準中所例示的輪椅範例窺知。
在此輪椅範例中，更正後請求項從說說明書引進「另輪椅扶手上設置可樞轉及伸縮的餐桌(30)」之技術特徵。此舉雖從說明書引進非屬更正前申請專利範圍所載技術特徵的下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，但其更正之結果，除使得輪椅增加具收展餐桌，以利置物的發明目的外，仍可達成更正前該請求項之輪椅可避免乘坐者的雙腳滑落及有寬敞的雙腳擺放空間之發明目的，故未導致實質變更公告時之申請專利範圍。
此一輪椅更正範例在舊版更正審查基準中同樣有引用，但它在舊版更正審查基準中卻被認定已導致實質變更申請專利範圍，因為更正後請求項所增加之「可樞轉及伸縮的餐桌(30)」非屬更正前申請專利範圍所載技術特徵的下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵。
在新版專利審查基準的另一個更正範例中，其更正後請求項係從說明書引進未見於更正前請求項的「彈性元件」，明顯引進非屬更正前申請專利範圍所載技術特徵的下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，但因為引進「彈 性元件」之更正後請求項所請光學掃描裝置，仍可達成更正前請求項所請光學掃描裝置可使掃描品質穩定的發明目的，故未導致實質變更公告時之申請專利範圍。然而，完全一樣的更正範例於舊版更正審查基準中，卻因為該彈性元件非屬更正前申請專利範圍所載技術特徵的下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵而導致實質變更申請專利範圍。
由新、舊版更正審查基準所載上述範例可知，同一更正內容雖為舊版更正審查基準所不允許，但於新版更正審查基準卻屬合法之更正態樣，這樣的180度轉變，意味著過去僅被認定實質變更公告時申請專利範圍而遭否准的更正案例，若改以新版更正審查基準來衡量，都非常有可能翻轉成為合法之更正。
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