撰稿：李芊惠 國外部副理
當一般消費者看到打上「讚岐」商標的烏龍麵時，是否會聯想到日本烏龍麵著名的地名。又或，當消費者看到「紐約家具設計中心NEW WORLD DESIGN CENTER」，雖不至於認為店家所銷售的家具係於紐約生產，但多少都會認為其商品或設計係與紐約有關係。
然而，上述提及的兩個商標所提供之商品及服務事實上全都與「讚岐」及「紐約」兩個地理位置完全沒有關係。「讚岐」商標係由日南化學工業股份有限公司於民國87年間作為商標申請，指定使用在烏龍麵、拉麵等商品，並取得註冊第844652號商標權。不過，該案於97年因有使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞，遭提起評定，並於審理後，被撤銷其註冊。另外，「紐約家具設計中心NEW WORLD DESIGN CENTER」則是在申請時，基於相同理由，即商標法第23條第1項第11款：商標有「使公眾誤認其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。」不得註冊，而遭駁回。
不久前，加拿大聯邦上訴法院也做出了反對有描述產地來源之地理商標的判決：MC Imports Inc. v. AFOD Ltd., 2016 FCA 60。
案件上訴人是一家海鮮產品的進口批發商。他將其商標LINGAYEN註冊並使用在其產品上。然而，在某次商標侵權訴訟時，對造反駁該商標因具「描述性」或有「誤導性不當描述產地來源」為由，認為該商標應被視為無效。根據對造理由，LINGAYEN 係菲律賓一個以蝦醬產品聞名的一個城鎮。
法院強調，禁止具明確描述產地來源之商標的目的是要避免因某產地描述被壟斷而導致同區域的競爭者受損害。
法院進一步考量先前兩件Parma及Leyda被視為意見分岐之判例。Parma案的癥結點是在於商標PARMA用在非源自義大利Parma地區之肉品是否有「誤導性不當描述產地來源」（deceptively misdescriptive of the place of origin）的問題。法院當時是認定在加拿大的一般消費者並不知道Parma是一個在義大利以肉品聞名的地區。因此，該商標並無誤導性不當描述產地來源的問題。
相反的，在Leyda一案，法院則認為「產地來源」的定義不應取決於一般消費者的知識，並基於該理由將使用於由智利Leyda區所產的酒之商標LEYDA駁回。
儘管許多評論家皆認為「消費者認知」（consumer perception）在這類的判例中應有較重的地位，但就本案而言，上訴法院卻不認同，且認為Parma 及Leyda兩案的判決並無矛盾，因為在判斷某一商標是否具「描述性」或 「誤導性不當描述」產地來源時，有不同的考量。法院更進一步闡述以下三個判斷商標是否具描述性之考量點：
第一個考量的點，是看商標是否為地理名稱。不管加拿大人對這個地理位置是否廣泛知悉，這都是一項具事實根據的判斷因素。唯有針對具有複數個意義的地理名稱時，例如Sandwich 不僅是許多城鎮的名字，也是一種食物名稱，消費者對於該名詞的認知才會被考量。
第二個考量的點，是商標所指定的產品或服務的產地來源。若其產品或服務原本就來自於該商標所描述的地方，那該商標就很明顯是具描述性。然而，若該商標所指之地理位置並非其商品或服務之產地，那就不算具描述性，但有可能涉及「誤導性不當描述」。本案商標LINGAYEN的魚類產品確實係來自於Lingayen市。因此，法院除了提及消費者認知之關聯性之外，則不再對商標是否具誤導性不當描述的部分再做說明。
第三個考量的點，是商標權人在先使用之主張。若商標在申請時已取得識別性，即可依商標法12(2)准予註冊事宜。然而，商標權人必須證明一般消費者已認識其商標，並能據以辨識其來源，如此才能認定該商標具有識別性。
本案商標LINGAYEN因無法證明該商標申請時已取得識別性，故被依商標具描述性而被撤銷。
此判決闡明加拿大商標法12(1)(b)對 「產地來源」的規範，以及除了已取得識別性的商標外，未來對於具描述其商品或服務之產地來源之商標要取得註冊將變得更加困難。
另，在判斷商標是否具「描述性」是客觀的，消費者的認知並不重要；反之，對於「有誤導性不當描述」的判斷則是主觀的，此時才取決於消費者的的認知。例如：加州生產的柳橙無法註冊 「加州」這個商標，因為不管消費者的認知為何，該商標明顯具描述性。同樣的商品亦無法註冊「佛羅里達」商標，因為當地也有生產柳橙，故有誤導性不當描述之虞。然而，若將 「溫哥華」註冊在柳橙上就不會有描述性的問題，因為溫哥華並不是以生產柳橙為名。
商標判決書：
1. 101年度判字第348號
2. 智慧財產法院99年度行商訴字第123號行政判決
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