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作家相片長曜

【台灣】依智慧財產案件審理法第33條第1項規定,限於「同一撤銷理由之新證據」始得於行政訴訟程序中提

本件原告以系爭專利有違核准時專利法第98條第2項規定,不符新型專利要件,對之提起舉發。經本局審查作成「舉發不成立」之處分。原告不服,提起訴願,經經濟部決定駁回,遂向智慧財產法院提起行政訴訟。


    查原告舉發時,係以證據2(日本特開平第9-55155 號「切替器」專利案),及申請在先、公告在後之證據3(我國第90203771號「用於電腦周邊裝置之外接式中繼盒」新型專利案),主張系爭專利有違審定時專利法(90年10月24日修正公布)第98條第2項進步性規定提起舉發。經本局審查認為證據2尚無法證明系爭專利不具進步性;證據3非屬系爭專利申請日之前既有之技術、知識,無法據以主張系爭專利不具進步性,亦無法與證據2組合以證明系爭專利不具進步性,爰審定舉發不成立。

 

    嗣於提起本件行政訴訟時,原告以證據3主張系爭專利有擬制喪失新穎性問題,且以證據2、「證據2及系爭專利自承之先前技術之組合」,主張系爭專利不具進步性。並主張依智慧財產案件審理法第33條第1項及智慧財產案件審理細則第40條第1項前段規定,應將「系爭專利之先前技術」納入審酌範圍。

 

原告前揭主張經智慧財產法院審理後略謂:

 

  • 一、按舉發人補提理由及證據,應自舉發之日起1個月內為之(同法第105條準用第72條第4項規定參照)。又智慧財產案件審理法第33條第1項規定:「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中,當事人於言詞辯論終結前,就同一撤銷或廢止理由提出之新證據,智慧財產法院仍應審酌之。」限於「同一撤銷理由提出之新證據」始得提出。

  • 二、原告前以2項引證案(一為西元1997年2月25日公開之日本特開平第9-55155號「切替器」專利案,即證據2,二為民國90年3月14日申請、92年6月21日公告之第90203771號「用於電腦周邊裝置之外接式中繼盒」新型專利案,即證據3),主張系爭專利有違審定時專利法(90年10月24日修正公布)第98條第2項規定提起舉發。嗣於提起本件行政訴訟時,原告以證據3主張系爭專利有擬制喪失新穎性問題,且以證據2、「證據2及系爭專利自承之先前技術之組合」,主張系爭專利不具進步性。

  • 三、原告於本件行政訴訟所提擬制喪失新穎性部分,乃另一撤銷系爭專利之理由,自無前揭規定之適用,故原告不得再提出關於擬制喪失新穎性之撤銷理由。而原告就進步性之同一撤銷理由,除原來之證據2外,另於本件訴訟中提出證據2及系爭專利自承之先前技術之組合為其證據,此屬就同一撤銷理由所提出之新證據,本院自應予以審酌。


相關檔案:97行專訴64號

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